Het Amerikaanse Hooggerechtshof (Supreme Court) heeft onlangs beslist over de mate van inventiviteit die nodig is om een octrooi te kunnen krijgen op een uitvinding die een nieuwe combinatie is van bekende elementen.
De al enige tijd heersende onvrede over de “voor-de-hand-liggendheid” van vele uitvindingen waarop octrooi verleend wordt, heeft niet zozeer betrekking op het feit dat nieuwe combinaties van bekende elementen octrooieerbaar zijn. Bijna alle uitvindingen zijn immers nieuwe combinaties van bekende elementen. Maar critici vinden dat veel octrooien verleend worden op triviale combinaties. Als oorzaak wordt wel gewezen op eerdere jurisprudentie van de lagere beroepsinstantie, het Hof van Beroep (Court of Appeals for the Federal Circuit). Om te voorkomen dat een triviaal ogend octrooi op basis van wijsheid achteraf (“hindsight”) ten onrechte ongeldig verklaard wordt, had dit Hof van Beroep een norm ontwikkeld waar de argumentatie van beslissingen over het al dan niet “voor de hand liggen” moet voldoen. Volgens de redenering van het Hof van Beroep ligt een uitvinding voor de hand, indien in de stand van de techniek een “teaching, suggestion, or motivation” (TSM) kan worden gevonden om de elementen te combineren. Aldus kan met deze TSM-test worden getoetst of aan de inventiviteitseis is voldaan.
In zijn beslissing in de zaak KSR vs Teleflex heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof echter beslist dat deze TSM-test niet mag verworden tot een rigide formule. Het gaat erom dat realistisch vastgesteld wordt of de combinatie voor de hand lag. Het kan zijn dat de combinatie voor de hand lag omdat deze “obvious to try” was en er slechts een beperkt aantal combinaties mogelijk was. Ook mag een probleem/oplossing-analyse gebruikt worden die doet denken aan de in Europa gebruikte analyse. Hiermee kan een geclaimde combinatie van elementen als voor de hand liggend worden aangemerkt door te constateren dat er sprake was van een bekend probleem waarvoor de combinatie een voor de hand liggende oplossing gaf. Zo ligt het bijvoorbeeld voor de hand om een element in een bekende combinatie door een ander te vervangen als dat een voorspelbare verbetering oplevert.
Het is afwachten wat de uitspraak in praktijk voor effect zal hebben. Een gevolg zou kunnen zijn dat rechtbanken eerder zullen aannemen dat een uitvinding niet inventief is. Onder de rigide toepassing van de TSM-test was dit vaak een ontoegankelijk onderwerp. Anderzijds zal de norm voor inventiviteit niet echt veranderen: het Hooggerechtshof gaf aan dat de minder rigide manier waarop het Hof van Beroep de TSM-test in andere uitspraken heeft toegepast best een acceptabele manier kan zijn om de argumentatie van gebrek aan inventiviteit te toetsen.
Het USPTO heeft inmiddels in een intern memorandum zijn Examiners laten weten dat de uitspraak van het Hooggerechtshof niet betekent dat de oude TSM-test geheel overboord gezet kan worden. Bij afwijzing van een octrooiaanvrage wegens gebrek aan inventiviteit dienen de Examiners nog steeds aan te geven waarom een combinatie van bekende elementen gemaakt zou worden.