Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Amerikaans octrooirecht herzien

Per 16 maart is het Amerikaans octrooirecht (America Invents Act) overgegaan van het first to invent-systeem naar een systeem dat bekend staat als het first inventor to file-systeem.

Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Waar voorheen de eerste uitvinder aanspraak maakte op bescherming (first to invent), worden nu alleen nog de specifieke aspecten van de uitvinding die in de aanvrage zijn beschreven, beschermd tegen de stand van techniek die later dan de indieningsdatum is gepubliceerd (first to file). Hiermee sluiten de VS zich aan bij de praktijk die door de meeste andere landen, waaronder Europa, wordt gevolgd.

De voordelen van zogeheten provisional applications verdwijnen voor de Amerikaanse procedure. Voortaan geldt eender welke eerste (buitenlandse) indieningsdatum van de aanvrage als effectieve datum voor de bepaling van de stand van techniek.

Alleen eerdere publicaties van de uitvinder kunnen door een grace-period van een jaar worden uitgezonderd van de stand-van-techniekbeoordeling.

Deze wijziging van de grace-period-voorziening is met name van belang voor gebruikers die erop vertrouwden in voorkomend geval via het first to invent-principe toch rechten te kunnen verkrijgen voor een minimalistische provisional application. Daarbij werd zonder aanpassingen een uitvindingsmededeling of wetenschappelijke verhandeling tegen zeer geringe kosten als provisional application ingediend, erop vertrouwende dat dit voldoende basis gaf om in een later stadium toch rechten te kunnen verkrijgen.

Hoewel deze praktijk in veel opzichten niet was aan te bevelen, is het voortzetten daarvan met de nieuwe wetswijziging praktisch irrelevant geworden.

Voor de Amerikaanse procedure is het nu dus aan te bevelen een juist opgestelde en volledige aanvrage in te dienen, met een zo ruim mogelijke beschermingsomvang en verdedigbare terugvalposities; of het nu een provisional aanvrage betreft of een Europese aanvrage. Anders bestaat het risico dat een latere uitvinder met de vinding aan de haal gaat.