Een merk kan alleen worden geregistreerd en gemonopoliseerd als het een teken betreft met onderscheidend vermogen.
Zolang het merk maar niet de onderliggende waren en/of diensten, of de betreffende eigenschappen daarvan, beschrijft. Veel merken die niet geheel beschrijvend zijn, hebben toch een beperkte beschermingsomvang. Zo bleek onlangs weer uit een beslissing van de Antwerpse handelsrechtbank, die belast was met de vraag of inbreuk werd gemaakt op het Benelux-merk OSTEOPLUS.
De farmaceutische firma Metapharma maakte bezwaar tegen het gebruik door concurrent Energetic Foods and Supplements (EFAS) van het teken OSTEO PLUS (oftewel het merk van Metapharma met een spatie ertussen) voor dezelfde producten, te weten voedingssupplementen. Nadat EFAS eerst schriftelijk was gevraagd dit gebruik te staken, had zij hieraan gehoor gegeven. Zij voegde daaraan toe dat zij zich wél vrij achtte om het teken OSTEO LIQUID te gebruiken. Maar ook dit teken was volgens Metapharma inbreukmakend.
Niet nietig
Dit laatste verzoek ging EFAS te ver en er werd een rechter bij gehaald. Als verweer beriep EFAS zich op de nietigheid van de registratie van het merk OSTEOPLUS; OSTEO is immers een voorvoegsel dat betrekking heeft op botten en PLUS betreft een aanprijzende kwalificatie van de werking van de betreffende voedingssupplementen. Daarmee is het merk beschrijvend en zou het dus nietig moeten worden verklaard. De rechtbank oordeelde echter anders.
Waar het onderdeel OSTEO inderdaad beschrijvend is, is PLUS volgens de rechtbank – hoewel een ‘positieve waardering’ – niet beschrijvend voor de onderliggende waren of hun eigenschappen. Het geheel wordt dan ook als ongebruikelijk bestempeld.
Zwak merk
Wel oordeelde de rechtbank dat het onderscheidend vermogen van OSTEOPLUS als geheel zwak is; met het teken OSTEO LIQUID wordt al voldoende afstand genomen en geen inbreuk aangenomen door gebruik van dit teken. De les: een zwak merk kan weliswaar bescherming bieden tegen identieke merken, maar zodra er sprake is van een afwijking, zijn de mogelijkheden tot optreden beperkt.
Het inroepen van een zwak merk kan bovendien een boemerangeffect veroorzaken, omdat de verweerder het ingeroepen merk nietig kan laten verklaren. Mocht dit verweer slagen, dan valt de exclusiviteit van het merk weg.