De grote kamer van beroep van het Europees octrooibureau (EOB) lijkt een eind te hebben gemaakt aan de bedreiging van de geldigheid van octrooien door ‘giftige prioritiet’. ‘Giftige prioriteit’ was een recente juridische constructie waardoor inroepen van ‘prioriteit’, wat al meer dan een eeuw routinematig gebruikt wordt voor bescherming van de geldigheid van octrooien, kon verkeren in een bedreiging tegen die bescherming. Dat lijkt nu voorbij.
Inroepen van ‘prioriteit’ van een eerste octrooiaanvrage op een uitvinding is een principe uit het octrooirecht dat door een verdrag uit 1883 is ingevoerd. Dat verdrag maakt van prioriteit een schild en een zwaard. Voor een latere octrooiaanvrage dient prioriteit als schild tegen het ongeldig makende effect van feiten van na indiening van de eerste octrooiaanvrage. Maar het dient ook als zwaard tegen het ontstaan van rechten van derden na indiening van de eerste octrooiaanvrage.
“Giftige prioriteit” ontstaat wanneer het schild niet werkt en een andere octrooivraag die dezelfde prioriteit inroept er wél tegen werkt als zwaard. In Europa was sinds 2001 de schildwerking van het inroepen van prioriteit op losse schroeven gezet. Uitvinders die hun uitvinding na de eerste octrooiaanvrage generaliseerden kwamen zodoende als beloning soms met lege handen te staan.
Generalisatie van een eerste uitvinding
Zonder “prioriteit” staat een eerste octrooiaanvrage op een uitvinding normaal gesproken bescherming van een generalisatie van die uitvinding in een latere octrooiaanvrage in de weg. Dit trof bijvoorbeeld een octrooi op een Nespresso-apparaat. In dat geval beschreef de eerste octrooiaanvrage alleen dat de positie van de houder van de Nespresso-cup zich in een vast deel óf in een beweegbaar deel van het apparaat kon bevinden. In een latere octrooiaanvrage werd dit zo gegeneraliseerd dat de houder zich ook deels in beide kon bevinden.
Daardoor kan de eerste octrooiaanvrage de geldigheid van het octrooi op de latere octrooiaanvrage in de weg staan. Het succesvol inroepen van prioriteit voorkomt ongeldigheid van de latere octrooiaanvrage minstens als de uitvinding hetzelfde blijft. Generalisatie heeft in ieder geval het gevolg dat de toegevoegde alternatieven niet beschermd worden door het schild van de prioriteit. Voor de bepaling van wat een generalisatie is, past men hetzelfde notoir agressieve criterium toe dat het EOB aanlegt tegen wijzigingen in een octrooiaanvrage na indiening.
Maar in tegenstelling tot het volledige verbod op generalisatie na indiening biedt het verdrag over prioriteit uitdrukkelijk de mogelijkheid van een vorm van bescherming bij generalisatie in een latere octrooiaanvrage die een beroep doet op prioriteit. Een oude herziening van dit verdrag verduidelijkt dat het schild ook erkend moet worden als de oudere octrooiaanvrage maar een deel van de elementen van de latere octrooiaanvrage beschrijft (dat wil zeggen, niet alles wat onder de generalisatie valt).
Onzekerheid
Het probleem van giftige prioriteit werd de afgelopen jaren opgeworpen als de elementen van de generaliseerde uitvinding generiek geclaimd werden, dat wil zeggen, zonder de oorspronkelijke uitvinding en de verschillende alternatieve uitvoeringen van de generalisatie uitdrukkelijk te onderscheiden. Een opmerking uit 2001 van de grote kamer van beroep van het EOB (G2/98) zette het schild in dit geval op losse schroeven. De kamers van beroep van het EOB leidden uit die opmerking af dat de schildwerking wegviel tenzij de generieke manier van claimen een “beperkt aantal duidelijk onderscheidbare alternatieve subject matters” betrof, een adhoc-formule die niet in de wet voorkomt. In het octrooi op het Nespresso-apparaat was bijvoorbeeld niet aan deze formule voldaan omdat de mate waarin de houder zich in het vaste en beweegbare deel kon bevinden continu variabel was en dus geen beperkt aantal mogelijkheden betrof.
De grote kamer van beroep heeft nu beslist (G1/15) dat dergelijke voorwaarden niet als drempel mogen worden opgeworpen tegen erkenning van prioriteit, en dus tegen erkenning van het schildeffect. De motivatie van de beslissing is nog niet beschikbaar, maar zoveel is al duidelijk uit een bevel dat de grote kamer van beroep heeft uitgegeven.
Het schild lijkt dus gerepareerd. Het lijkt erop dat er geen prioriteitscomplicaties meer zijn met gegeneraliseerde octrooiaanvragen na eerste octrooiaanvragen op een beperktere uitvinding. Als de gegeneraliseerde octrooiaanvrage de prioriteit van een eerste octrooiaanvrage inroept kan het feit dat de eerste octrooiaanvrage de beperktere uitvinding beschrijft geen bedreiging meer vormen. Evenmin vormt het nog een bedreiging als die beperktere uitvinding beschreven wordt in een andere octrooiaanvrage die ook de prioriteit van de eerste octrooiaanvrage claimt.
