In een aantal recente inbreukzaken, met name tegen Microsoft, hebben jury”s in de VS voor honderden miljoenen dollars royalty”s vastgesteld voor betrekkelijk “kleine” uitvindingen.
Er is een wetsvoorstel om dit tegen te gaan.
In de zaak tussen Lucent en Microsoft ging de uitvinding (US 4,763,356) over gebruik van een grafische tool voor invullen van een informatieveld op een beeldscherm. Daarvoor was selectie uit een menu van alternatieven al bekend. Het octrooi beschreef ook het gebruik van een grafisch keyboard, en claimde meer algemeen een grafische tool voor invoer van complexere informatie door samenstelling van meerdere selecties. De jury besliste dat deze uitvinding gebruikt werd door de kalendertool waarmee in Microsoft Outlook de data van afspraken gekozen worden.
Om Microsoft royalty”s op te leggen, moest de jury vervolgens beslissen waarop partijen in een hypothetische royaltyonderhandeling vooraf zouden zijn uitgekomen. Een deskundige van Lucent getuigde dat daarvoor 8% over de hele omzet van Outlook redelijk was, wat tot ruim 350 miljoen dollar zou leiden. De jury koos voor dat bedrag.
Entire market value
Naar aanleiding van de toename van dit soort zaken is in het Amerikaanse congres wetgeving in de maak. De “entire market value” van het inbreukmakend product mag volgens deze wetgeving alleen nog als basis voor de royalty worden gebruikt als de bijdrage van het octrooi aan de stand der techniek overwegend de basis is voor de vraag naar het inbreukmakende product. Als dat niet het geval is, moet het royaltypercentage worden toegepast op de economische waarde van de bijdrage. De rol van de jury bij het bepalen van deze waarde zou beperkt moeten blijven.
Het Hof van Beroep heeft de zaak tussen Lucent en Microsoft intussen herzien. Het Hof hield vast aan de “entire market value”, als een realistische en praktische benadering voor de berekening van royalty” s. Zolang er bij de berekening van het royaltypercentage maar rekening gehouden wordt met de feiten. Dat had de jury volgens het Hof niet gedaan: de berekening van de deskundige was slechts speculatief. De feiten, zoals de kleine rol die de kalendertool in Outlook speelt, spraken sterk voor een veel lager percentage. De zaak werd terugverwezen.