Onlangs heeft het Europese Bureau voor de Intellectuele Eigendom (EUIPO) het Unie-woordmerk BIG MAC van fastfoodketen McDonald’s vervallen verklaard. De naam van het wereldwijd bekende hamburgerbroodje is volgens het Bureau niet voldoende aantoonbaar gebruikt in de Europese Unie. Op het eerste gezicht een vreemde uitspraak.
Hoe begon de strijd?
De merkenrechtelijke foodfight begon toen McDonald’s de Ierse hamburgerketen SuperMac’s wilde weerhouden van verdere uitbreiding van haar merk SuperMac’s naar de EU. Dit was niet de eerste keer dat SuperMac’s zich geconfronteerd zag met de hamburgergigant. Het Ierse bedrijf besloot daarom begin 2017 zich de kaas niet langer van het hamburgerbrood te laten eten en startte een zogeheten doorhalingsactie tegen het merk BIG MAC. Het Unie-woordmerk BIG MAC werd op 25 maart 1996 aangevraagd door McDonald’s en op 8 maart 1999 geregistreerd als merk voor – onder meer – sandwiches, gebak, eieren, melk, chocolade, koffie, sauzen, banketbakkerswaren, diensten op het gebied van franchising en afhaaldiensten.
Hoe verdedigde McDonald’s zich?
Wanneer een merk gedurende vijf jaar niet of niet normaal is gebruikt voor de waren waarvoor het is geregistreerd, kan dit merk op verzoek van een derde worden doorgehaald. Het is aan de merkhouder om aan te tonen dat het merk wél normaal is gebruikt in het economisch verkeer of om een geldige reden aan te voeren voor het ontbreken van gebruik. Stelregel daarbij is dat uit het bewijs duidelijk dient te blijken dat het merk daadwerkelijk commercieel is gebruikt. McDonald’s diende daartoe verklaringen in van franchisenemers, verkoopcijfers, verpakkings- en promotiematerialen en uitdraaien van diverse websites, waarop afbeeldingen van de Big Mac te zien waren. Ook werd een uitdraai van Wikipedia overgelegd met daarin een overzicht van de geschiedenis en voedingswaarden van het culinaire fastfoodhoogstandje.
Wat was het EUIPO-oordeel?
Het EUIPO oordeelde dat een groot deel van het bewijsmateriaal betrekking had op materiaal dat door McDonald’s zelf was geproduceerd en daarmee niet onafhankelijk werd bevonden. Volgens het Bureau is de loutere aanwezigheid van een merk op een website daarnaast onvoldoende om van ‘normaal gebruik’ te spreken. Ook werd de informatie van Wikipedia niet objectief geacht. Tot slot ontbrak enig bewijs van daadwerkelijk verrichte commerciële transacties. Om die reden oordeelde het EUIPO dat het onvoldoende bewezen was dat het merk BIG MAC in een onafgebroken periode van 2012-2017 normaal gebruikt is in de Europese Unie.
Wat zijn de gevolgen?
Geeft dit andere partijen nu een vrijbrief op het gebruik van de aanduiding BIG MAC, zoals veel nieuwsberichten hierover suggereerden? Nou nee, dat is echt een broodje aap. Buiten het feit dat McDonald’s al heeft aangegeven in hoger beroep te gaan, heeft McDonald’s meerdere merkregistraties van BIG MAC, waarmee zij vooralsnog ongestoord tegen derden kan optreden. Voor merkhouders valt er wel een wijze les te trekken: onderschat de verplichting om gebruik van je merk aan te tonen niet én zorg dat er veel objectief materiaal beschikbaar is.
