Een merk wordt in juridische zin gedefinieerd als een teken dat vatbaar is voor grafische voorstelling, en dat geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Kortom, een merk is een onderscheidingsteken. Uiterlijke productkenmerken zijn ook voor grafische voorstelling vatbaar, maar komen bijna nooit in aanmerking voor merkenrechtelijke bescherming. Ze worden immers zelden in staat geacht om te onderscheiden. Dit ondanks het feit dat productkenmerken in de praktijk vaak wel degelijk als herkomstaanduiding worden gezien.
Geen gewoon merk
Hoewel de algemene regel is dat de beoordeling van een producteigenschap als merk niet anders mag zijn dan van een ‘gewoon’ merk (bijvoorbeeld een woordmerk of een logo), is volgens de rechtspraak de publieke perceptie bij ‘onorthodoxe’ merken anders. Met andere woorden, het publiek heeft meer moeite om in productkenmerken een herkomstaanduiding te zien.
Patroon, schoenveters, sokpunten en oorknoopjes: geen merk In een arrest van het Hof is uitgemaakt dat het patroon van een glasoppervlak geen merk kon zijn, omdat dit oppervlak niet los kon worden gezien van zijn technische functie en bovendien het oppervlak (mede) de wezenlijke waarde aan het product gaf. Om dezelfde reden werden ook rode veteruiteinden van schoenen en oranje punten van sokken, en recentelijk de knoopjes in de oren van de bekende Steiffknuffels, niet als merk beschouwd. Telkens oordeelde het Hof dat deze ‘eigenschappen’ niet wezenlijk verschillen van wat in de branche gebruikelijk is, omdat versieringen nu eenmaal gangbaar zijn. ‘Onderscheidend vermogen’ voor productkenmerken houdt kennelijk in: wezenlijk afwijken van wat het publiek in de betreffende branche gewend is te zien.
Schoenzolen wél
De rode schoenzool van de damesschoenen van Louboutin is een voorbeeld van een productkenmerk dat wél als onderscheidend, en dus als herkomstaanduiding, wordt gezien. Is het publiek dan niet gewend om schoenen in verschillende kleuren te zien, zoals rood? Dat op zich wel, maar Louboutin slaagde erin aan te tonen dat haar rode zolen bekend zijn in de branche en om die reden direct als merk worden herkend. Hier ligt voor de merkhouder dus de reddende optie.
Dus knoop in uw oren: productkenmerken worden zelden als merk erkend. De meest kansrijke ‘uitweg’ is om de bekendheid van de betreffende eigenschap in de branche aan te tonen. Aan de merkhouder de grote uitdaging om deze bekendheid te creëren én vervolgens te bewijzen!