Wilt u in Duitsland de beschermingsomvang van een octrooi of een gebruiksmodel bepalen of vaststellen of een vermeend inbreukmakend product onder diezelfde bescherming valt? Dan dienen de conclusies van het intellectueel eigendomsrecht letterlijk geïnterpreteerd te worden.
In Duitsland wordt eerst de exacte bewoording van de octrooiconclusies gevolgd; vervolgens kan worden bepaald of er sprake is van inbreuk onder de ‘leer van de equivalentie’.
Duitse rechtbanken hanteren een driestappentest, waarin ze de volgende vragen beantwoorden:
1. Heeft het voorliggende alternatief dezelfde werking?
2. Is de vakman zich ervan bewust dat het voorliggende alternatief dezelfde werking heeft?
3. Komen de beschouwingen van de vakman voldoende overeen met de in de conclusies van het octrooi gepresenteerde oplossing, zodat de alternatieve oplossing als equivalent kan worden beschouwd?
Equivalentie of niet
Bij de derde vraag wordt nagegaan of in het octrooischrift aanwijzingen staan in de richting van equivalentie. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de beslissing van het Duitse gerechtshof in de zaak ‘Diglycidverbindung’ (X ZR 69/10 13-09-2011). Dit resulteerde in een kleinere beschermingsomvang van conclusies in de afgelopen jaren. Het Duitse gerechtshof heeft echter onlangs besloten dat de interpretatie van een beschermingsomvang naar de leer van equivalentie niet langer door de expliciete inhoud van het octrooischrift begrensd is (bijv. BGH – “Begrenzungsanschlag” X ZR 36/13 06-05-2014).
Rekening houden
Het is verstandig om bij het ontwerpen van een aanvrage rekening te houden met deze ontwikkelingen. Er wordt geadviseerd om:
• alle alternatieve uitvoeringsvormen in de aanvrage op te nemen, om te vermijden dat niet-opgeëiste uitvoeringen worden uitgesloten van de interpretatie van de conclusie;
• geen equivalente uitvoeringsvormen openbaar te maken die, bijvoorbeeld als gevolg van gebrek aan eenheid, niet opgenomen zullen worden;
• tegenstrijdigheden tussen conclusies en beschrijvingen of tekeningen te vermijden;
• beschrijvingen en tekeningen opnieuw kritisch te bekijken indien conclusies gewijzigd zijn.
