In Mohawk tribe vs Mylan heeft het hof van beroep in de VS beslist dat octrooihouders zich niet kunnen beschermen tegen “inter partes review” van een octrooi door dat octrooi onder te brengen bij een indianenstam. Ironisch genoeg komt dat doordat het hof vindt dat de “inter partes review” procedure in hoofdzaak niet “inter partes” is (“tussen partijen”).
De enkele jaren geleden ingevoerde “inter partes review” procedure bij kamers van beroep van het US patent office is de meest gebruikte manier om octrooien aan te vallen met een beroep op ongeldigheid. De procedure is relatief snel en goedkoop, maar volgens veel octrooihouders ook te nadelig voor octrooihouders.
De farmaceutische octrooihouder Allergan had bedacht dat de “inter partes review” procedure mogelijk voorkomen kon worden door octrooien onder te brengen bij een indianenstam. Dit was gebaseerd op het Angelsaksische principe van “sovereign immunity” dat inhoudt dat staten niet voor de rechter gedaagd kunnen worden tenzij ze daar mee instemmen, bijvoorbeeld door middel van wetgeving. In de VS is “sovereign immunity” ook van toepassing op indianenstammen, en het idee was dat “sovereign immunity” ook “inter partes review” van octrooien van indianenstammen onmogelijk zou maken.
Het hof verwierp dit. Volgens precedent geldt “sovereign immunity” voor procedures tussen privé partijen, maar niet voor onderzoeken door agentschappen van de overheid. De “inter partes review” procedure had trekken van beide, maar volgens het hof was de procedure overwegend een onderzoek door de overheid en dus niet uitgesloten wegens “sovereign immunity”. Het hof wees erop dat het US patent office discretie had om wel of niet “inter partes review” in te stellen en door te gaan als partijen zich terugtrokken, en dat allerlei procedurele mogelijkheden van gewone procedures tussen privé partijen ontbraken.
Het oordeel van het hof is echter niet noodzakelijk het laatste woord hierover: uiteindelijk kunnen de indianen naar het Amerikaanse hooggerechtshof gaan.
