Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Is uw merkportfolio stressbestendig? Doe de test met de checklists van V.O. – deel 2

Wat betreft uw merkregistraties heeft u uw huiswerk gedaan. In de meeste landen hebben merken een looptijd van 10 jaar, dus nu kunt u rustig achterover leunen en de bescherming van uw merk of merken eventjes vergeten. Of zou u dat maar beter niet doen?

Dit artikel is een vervolg op het eerste artikel over de stresstest voor uw merk. In het tweede deel bieden we u een checklist aan over een onderwerp dat op elk moment een belangrijke rol kan spelen en dat u helpt om de rechten van uw merk in geval van een conflict te behouden.

Heeft u als het erop aankomt tijdens een administratieve of gerechtelijke procedure geschikt bewijs om het gebruik van uw merk aan te tonen?

Er zijn twee situaties waarbij sprake kan zijn van een crisis rond uw merk:

  • u verdedigt uw merkenrecht tegenover een jonger soortgelijk merk. Tijdens de procedure argumenteert de tegenpartij dat uw merk niet wordt gebruikt of
  • een derde partij wil een nieuw merk registreren en uw merk – dat erop lijkt, maar oudere rechten heeft – staat dit in de weg. Om dit obstakel uit de weg te ruimen en zijn kansen op registratie te vergroten, verzoekt de aanvrager om schrapping van uw merk uit het register.

Als u het gebruik van uw merk niet naar behoren kunt aantonen, verliest u in het eerste geval uw zaak. In beide gevallen echter dreigt uw merk door een procedure bij het Merkenbureau of de rechtbank te worden geschrapt en vervalt uw recht op het merk.

U heeft in de media vast gelezen dat McDonald’s het alleenrecht op het gebruik van het EU-merk “Big Mac” heeft verloren. Het bedrijf heeft nog meer merkregistraties voor de Big Mac, dus vermoedelijk is de imagoschade groter geweest dan de juridische schade. Maar merkhouders die niet over meerdere registraties beschikken zouden op deze manier zomaar hun enige en meest belangrijke merk kunnen verliezen.

“Wat, het bekende BIG MAC mag niet meer gebruikt worden?” zult u vol verbazing zeggen en daarbij aan de alomtegenwoordigheid van McDonald’s denken. Maar het is niet doorslaggevend of er bij de rechtbank of het Merkenbureau een fastfoodliefhebber zit die het gebruik van het merk uit eigen ervaring kan bevestigen, maar of u het gebruik van uw merk op de juiste wijze kunt aantonen.

Uiteraard heeft McDonald’s tijdens de rechtszaak bewijs van gebruik overlegd, maar het Europees Merkenbureau achtte dit bewijs ongeschikt dan wel ontoereikend.

Daarom is het belangrijk dat u met behulp van onze checklist controleert of u de juiste documenten heeft of deze binnen enkele weken of maanden kunt verkrijgen. Dan kunt u het gebruik van uw merk op adequate wijze aantonen en het bestaan ervan waarborgen.

1. Kunt u het gebruik voor de betreffende periode aantonen?

Voor al het gebruiksmateriaal geldt dat het betrekking moet hebben op de afgelopen vijf jaar. In individuele gevallen kunnen ook oudere documenten interessant zijn als indicatie voor het gebruik in de betreffende periode.

2. In welke landen gebruikt u uw merk?

In principe dient u gebruiksmateriaal in te dienen voor het land waar de procedure tegen uw merk loopt. Er zijn echter uitzonderingen voor EU-merken. Bij EU-merken is het voldoende om gebruikshandelingen op de grote en economisch sterke markten te presenteren. Bij een aanval krijgt uw merk dan bescherming voor de hele EU. Voorts zijn er speciale regels voor de wederzijdse erkenning van het gebruik van merken in Zwitserland en Duitsland.

3. Gebruikt u uw merk op de wijze waarop het is geregistreerd en voor de geregistreerde waren of diensten?

Merken moeten worden gebruikt op de wijze waarop ze zijn geregistreerd. Worden er aanpassingen doorgevoerd, blijft het recht op gebruik alleen behouden als deze aanpassingen geen invloed hebben op het onderscheidend kenmerk. Omdat dit criterium door instanties en rechtbanken verschillend wordt geïnterpreteerd, is het raadzaam om gewijzigde vormen als apart merk te laten registreren.
Als uit uw documenten blijkt dat uw merk wordt gebruikt voor andere waren of diensten dan degene die onder uw merkregistratie vallen, kan dit leiden tot een gedeeltelijke schrapping van uw merk voor de ongebruikte waren of diensten. In dit verband verwijzen wij naar het eerste deel van onze stresstest, waarin deze onderwerpen aan bod kwamen.

4. Wat voor soort materiaal kunt u aanleveren?

Hiervoor bestaan geen beperkingen. Vereist is slechts een directe link naar het merk en een verwijzing naar de datum van gebruik.

Voor producten zijn bijvoorbeeld geschikt

  • brochures, reclameposters, flyers en catalogi
  • productlabels/innaailabels voor textiel
  • voorbeelden van productverpakkingen, draagtassen
  • foto’s van buitenreclames zoals affiches, reclame bij haltes of op vervoermiddelen
  • reclame in print, overzicht plaatsingsfrequenties in de media
  • prijslijsten
  • omzetcijfers
  • screenshots van de website (niet voldoende: keyword advertising/metatags)

Voor het gebruik van een merk voor te leveren diensten zijn bijvoorbeeld geschikt:

  • foto’s van een bedrijfsruimte
  • verpakkingen
  • promotionele geschenken
  • bedrijfskleding van de werknemers
  • prijslijsten
  • omzetcijfers

Telkens met aanduiding van het merk en de betreffende dienst.

Zorg ervoor dat u bij de ingediende documenten informatie verstrekt over de aantallen (oplage van verpakkingen, reclamemateriaal en printmedia, plaatsingsfrequentie in de media, bezoekersaantallen van de website, bestellingen via de website) en dat u een concrete verwijzing naar uw merk opneemt. Niet toereikend zijn verwijzingen naar bedrijfsvermeldingen bij Wikipedia waar de merkenportefeuille wordt opgesomd. Ook sfeerreclames om het imago van het merk te versterken zonder dat er een concrete verwijzing naar een product wordt gedaan, zijn niet toereikend.

5. Zijn de onder uw merk verkochte aantallen voldoende?

Volgens de wet moet u “echt gebruik” aantonen – in tegenstelling tot schijngebruik dat tot doel heeft om het merk in stand te houden. Zo zal bij de verkoop van twee of drie dure en complexe machines in de betreffende periode het recht op gebruik overeind blijven, terwijl bij goedkope producten voor dagelijks gebruik tenminste enkele duizenden moeten worden verkocht, tenzij kleinere aantallen kunnen worden verklaard door het bestaan van bijzondere omstandigheden.

6. Wordt het merk door u zelf gebruikt of door een derde partij die u toestemming voor het gebruik van het merk heeft gegeven?

Als het merk wordt gebruikt door een licentiehouder, moet u de juiste contracten kunnen overleggen. Zogenaamde inter-company verkopen tussen gelieerde bedrijven worden niet erkend als gebruik waarbij het merk blijft behouden.

Het is niet zo dat alles wat in deze opsomming wordt genoemd overlegd moet worden. In de meeste gevallen is een selectie van documenten voldoende. Deze selectie moet worden samengesteld en wij van V.O. kunnen dat voor u doen. Het verzamelen en archiveren van het materiaal kunnen wij helaas niet voor u doen.

Merkenbureaus en rechtbanken stellen termijnen van enkele maanden voor het indienen van gebruiksdocumenten. Wij raden u daarom aan om het materiaal regelmatig te archiveren. Dit hoeft niet op papier te gebeuren; met name de blockchain-technologie biedt de mogelijkheid om de datering van uw documenten rechtsgeldig te bewijzen.

Neem contact op met onze merkgemachtigden als u graag meer over dit of over andere onderwerpen wilt weten.

Bekijk ook deze experts

Maaike Witteman

Maaike Witteman

  • Europees en Benelux merken- en modellengemachtigde
  • Senior associate
Raquel Alvarez

Raquel Alvarez

  • Europees en Benelux merken- en modellengemachtigde
  • Associate
Meer experts