De Amerikaanse overheid verwacht van octrooiaanvragers dat zij het US Patent and Trademark Office (USPTO) tijdens de octrooiverleningsprocedure niet misleiden.
Alle hem of haar bekende informatie die relevant is voor mogelijke afwijzing van de octrooiaanvraag moet overlegd worden. De Amerikaanse octrooipraktijk kent strenge sancties tegen het achterhouden van relevante informatie, iets wat octrooiaanvragers uit Nederland kan overvallen, omdat voor octrooiaanvragen in Nederland en Europa geen vergelijkbare eisen gelden.
Als de octrooiaanvrager opzettelijk relevante informatie achterhoudt, of ander bedrog pleegt, spreekt men van “inequitable conduct” (oneerlijk gedrag). Als dit vastgesteld wordt, dan wordt het hele Amerikaanse octrooi onbruikbaar, ook voor zover het delen van de uitvinding betreft die wél octrooieerbaar zouden zijn geweest in het licht van de achtergehouden informatie. De gedachte hierachter is dat het ongewenst is dat het USPTO de geldigheid van het octrooi met beperkte informatie moet beoordelen terwijl de octrooiaanvrager over betere informatie beschikt.
Enige tientallen jaren geleden sneuvelden om deze reden bij sommige rechtbanken in de VS bijna alle rechtszaken wegens octrooi-inbreuk. De minste omissie van de octrooihouder werd al als inequitable conduct gestraft. Ook nu nog beschuldigen inbreukmakers, met de beschikbaarheid van de strenge sancties in het achterhoofd, in de meeste rechtszaken de octrooihouder van inequitable conduct. Gebrek aan communicatie binnen het bedrijf van de uitvinders, tussen uitvinders en octrooigemachtigden of tussen octrooigemachtigden in verschillende landen laat hier vaak ruimte voor. De archieven van de octrooihouder worden doorzocht naar bewijs, en uitvinders en octrooigemachtigden worden als getuige opgeroepen om uit te leggen waarom ze zich zo “misdragen” hebben.
Het Amerikaanse hof van beroep vindt dergelijk overdadig beroep op inequitable conduct onwenselijk. In de recente uitspraak Therasense vs Becton Dickinson heeft het hof van beroep de mogelijkheden voor de rechter om tot inequitable conduct te besluiten verder beperkt. Van inequitable conduct is sprake bij achterhouden van relevante informatie met opzet om te misleiden. Eerder was al beslist dat “opzet” een aantoonbaar besluit tot achterhouden vereist: het feit dat de octrooihouder “had moeten weten” dat informatie relevant was is onvoldoende. Nu is verder beslist dat informatie pas “relevant” is als het octrooi bij beschikbaarheid van de informatie niet verleend zou zijn: vroeger was informatie al relevant als een (fictieve) “redelijke octrooi onderzoeker” van het USPTO de informatie in overweging zou willen nemen.
Hiernaast blijft concreet verwerpelijk gedrag ook een reden om octrooien onbruikbaar te verklaren (bijvoorbeeld bij het fabriceren van opzettelijk valse informatie, maken van afspraken dat schadelijke getuigen zich stil zullen houden, omkoping, enz.)