Het Amerikaanse hof van beroep heeft in een recente uitspraak (in re Bilski) een nieuwe test geformuleerd om te bepalen of bij uitvinding van een nieuwe werkwijze octrooi mogelijk is. Dé test is vanaf nu de “machine or transformation” test.
Deze vereist dat de werkwijze verbonden is met een machine of dient om een "article" te transformeren. Transformatie van juridische verplichtingen, zakelijke risico”s en soortgelijke abstracties voldoet niet aan deze test.
Deze uitspraak zet een rem op de octrooieerbaarheid van zogenaamde "business method" uitvindingen, zoals bijvoorbeeld uitvindingen over financieel beheer of risicomanagement. Op zich is het voor een octrooi geen bezwaar dat de uitvinding hierover gaat, maar het is niet genoeg. De uitspraak stelt daar extra eisen voor.
De rechter in de VS worstelt al langer met de formulering van deze eisen. De achterliggende gedachte is inmiddels duidelijk: wetenschappelijke theorieën en andere abstracte principes komen niet voor octrooi in aanmerking, maar praktische toepassingen ervan wel. Een uitvinder mag zo”n toepassing echter niet op zo”n manier claimen, dat hij elk gebruik van het abstracte principe claimt.
In de praktijk van de octrooiverlening blijkt deze achterliggende gedachte te abstract om in concrete gevallen objectief onderscheid te maken tussen wel en niet octrooieerbare uitvindingen. Daarom zoekt de rechter naar formulering van een praktische test, wat tot een reeks van toverspreukachtige formules geleid heeft. Het Amerikaanse hof van beroep heeft inmiddels al een aantal van dergelijke formules versleten. De huidige uitspraak stelt een nieuwe voor. Octrooi is pas mogelijk als de geclaimde werkwijze op een significante manier beperkt is tot gebruik van een specifieke machine of een transformatie van een "article". Een "article" mag daarbij behalve een fysiek product ook data in een computer zijn, mits de transformatie beperkt is tot een praktische toepassing. Transformatie of manipulatie van juridische verplichtingen, zakelijke risico”s en soortgelijke abstracties, zoals in de betrokken zaak, zijn echter niet genoeg voor een octrooi.
Een vergelijkbare test wordt voor Europese octrooien gehanteerd. Daar eist men dat de uitvinding "technical character" moet hebben (plus, en dat is een veel hoger obstakel dan in de VS, dat er een "technical contribution" moet zijn, bijvoorbeeld een uitgevonden technische oplossing voor een technisch probleem). De Amerikaanse rechter wijst een definitie op basis van "in de techniek" echter ronduit af: dat is een te vaag en veranderlijk begrip voor een praktische test.