Het Hooggerechtshof in de VS heeft bepaald dat, in afwijking van de bestaande praktijk, een partij die royalty”s betaalt onder een licentie op een octrooi naar de rechter kan stappen als hij vindt dat hij geen inbreuk maakt of dat het octrooi ongeldig is.
Om grondwettelijke redenen mag de rechter in de VS geen uitspraak doen over inbreuk en geldigheid als er nog geen concrete dreiging is dat de octrooihouder een inbreukactie zal starten. In de rechtspraak hield dit in dat iemand die een licentie onder een octrooi had, maar vond dat het octrooi ongeldig was of dat hij geen handelingen verrichtte die onder het octrooi vielen, de rechtbank niet om uitspraak daarover kon vragen zolang hij aan zijn royalty-verplichtingen voldeed. Dit beschermde octrooihouders tegen licentienemers die, na de vruchten van een licentie geplukt te hebben, risicoloos het octrooi wilden aanvechten. Anderzijds plaatste het licentienemers voor een dilemma als ze dachten dat de licentie niet nodig was: óf onterecht royalty”s betalen óf stoppen met betalen met het risico van hoge schadeclaims en een verbod.
Rapport
In een kritisch rapport van de VS mededingingsauthoriteit (FTC) werd dit als één van een aantal ongewenste punten van het octrooisysteem aangemerkt, omdat het ertoe leidde dat producten duurder werden door onterechte royalty”s. Zaken over verschillende punten uit dit rapport liggen nu voor het hooggerechtshof.
Dwangpositie
In een eerste van deze zaken heeft het Hooggerechtshof de FTC gevolgd. Er werd beslist dat een verklaring voor recht van geen inbreuk op een octrooi of ongeldigheid wel degelijk mogelijk kan zijn voor een licentienemer die aan zijn royalty-verplichtingen voldoet. Als rechtvaardiging hiervoor gold dat een licentienemer die handelingen verricht die onder het octrooi vallen, zich in een dwangpositie bevindt, waardoor de dreiging van een inbreukactie voldoende concreet is.