De maatregelen behelzen regelgeving rond het aanspreken van bedrijven op octrooiinbreuk. Daarnaast zou claimen van octrooibescherming in termen van uitgevoerde functies bemoeilijkt moeten worden, wat octrooien minder effectief kan maken.
Octrooitrollen
De term “octrooitrol” berust op een door Intel geïntroduceerde analogie met de legende dat zich onder bruggen trollen nestelen die nietsvermoedende reizigers alleen tegen betaling laten passeren. Liever dan om te keren of onzekere risico’s te lopen betaalt de eenzame reiziger tandenknarsend de trol, ook als de brug niet aan de trol te danken is.
De aankondiging van het Witte Huis richt zich op zogeheten PAEs (patent assertion entities), die zich specialiseren op de exploitatie van octrooien. De aankondiging bevat een rapport over PAEs dat voorop stelt dat gespecialiseerde PAEs als tussenpersoon een nuttige rol kunnen spelen, bijvoorbeeld als steun voor innovatieve ondernemers die zelf niet goed in staat zijn om de vruchten te plukken van de investering in de door het octrooi beschermde innovatie. Hoewel sommigen vinden dat octrooi-exploitatie alleen gerechtvaardigd is als de octrooihouder daarmee een eigen product of technologie overdracht beschermt, gaat het rapport niet zover.
Maar het rapport wijst op economische studies die stellen dat de activiteit van PAEs vier keer meer kost dan ze oplevert aan stimulering van innovatie, zoals in de vorm van eigen R&D of technologieoverdracht. Naar schatting zijn er in 2012 honderdduizend keer aanspraken gedaan op royalty’s, in meer dan 80% van de gevallen wegens octrooien op software. In 2011 is aan PAEs 29 miljard dollar betaald, naast andere kosten voor aangesproken bedrijven. In de laatste paar jaar is het aantal rechtszaken van PAEs tegen bedrijven meer dan verdubbeld, zodat het inmiddels meer dan de helft van alle octrooizaken betreft. Sommige grote hightech bedrijven geven meer uit aan octrooirechtszaken dan aan research.
Daarbij lopen PAEs zelf weinig risico. In vergelijking met R&D, fabricage en marketing van producten is er betrekkelijk weinig voorbereiding nodig. Inbreukbeschuldigingen worden soms op goed geluk gedaan. In processen staat voor PAEs veel minder op het spel dan voor bedrijven die worden geconfronteerd met druk om een slepende dreiging van een verbod af te kopen.
De maatregelen
Het Witte Huis stelt voorop dat de maatregelen niet bedoeld zijn om het gebruik van legitieme octrooirechten en verdediging van geldige octrooien moeilijker te maken. Een groot deel van de voorgestelde maatregelen concentreert zich daarom op de exploitatiepraktijk. Verdeel- en heerstactieken van PAEs worden bemoeilijkt, met het idee dat zo een krachtiger verdediging mogelijk wordt. Het aanpakken van downstream wederverkopers en eindgebruikers wordt bemoeilijkt. Publieke registratie van aanspraken op royalty’s wordt gestimuleerd, en de partij die echt achter de aanspraken zit, moet zich bekend maken. Bij verlies van een rechtszaak zal de PAE meer kosten moeten betalen, en het moet moeilijker worden om een importverbod op producten te krijgen.
Functioneel claimen
Hoewel de maatregelen niet bedoeld zijn om het gebruik van legitieme octrooirechten en verdediging van geldige octrooien moeilijker te maken kan toch ook de bescherming van bona fide octrooihouders bedreigd worden doordat de maatregelen ‘functioneel claimen’ strikter willen regelen. Bij functioneel claimen wordt een onderdeel dat in een uitvinding gebruikt wordt uitgedrukt in termen van wat het doet, in plaats van hoe het dat doet. Het standaardvoorbeeld is “middel voor bevestigen” in plaats van spijker, schroef, lijm enzovoort. Al vóór de huidige maatregelen tegen trollen hebben octrooiverlenende instanties wereldwijd functioneel claimen tot een doelwit gemaakt, waarbij druk wordt uitgeoefend om bescherming te claimen in termen van concrete onderdelen.
De relatie met trollen is dat functioneel claimen kan leiden tot vaagheid die enerzijds octrooiverlening mogelijk kan maken zonder dat de octrooiverlenende instantie overziet waar het allemaal octrooi voor verleent, en anderzijds PAEs in staat stelt onzekerheid over inbreuk te scheppen die met een royalty moet worden afgekocht. Volgens het rapport speelt dit vooral voor octrooien op software. Examiners moeten beter tegen dit soort functionele claims getraind worden, en er zouden woordenlijsten moeten komen van termen die door examiners als duidelijk geaccepteerd zullen worden.
Hier staat tegenover dat bona fide octrooihouders uitvindingen vaak niet effectief kunnen beschermen zonder een mate van functioneel claimen. Veel uitvinders gebruiken immers off-the-shelf onderdelen zoals schroeven, elektronische schakelingen, standaard software enzovoort in hun uitvindingen vanwege de functie ervan, zonder zich erin te verdiepen hoe die functie wordt uitgevoerd. Als het teveel bemoeilijkt wordt om ook uitvoeringen van uitvindingen te beschermen waarin alternatieve implementaties van die functies worden gebruikt, dan kan het erg makkelijk worden om octrooien te omzeilen. De vraag is daarom of dit deel van de maatregelen het niet te moeilijk zal maken om renderend te investeren in innovatie.