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Unterziehen sie ihr Markenportfolio einem Stresstest mit den Checklisten von V.O. - Teil 1

Ein Drittel der Weltbevölkerung ist momentan von Quarantänemaßnahmen und massiven Mobilitätseinschränkungen betroffen. Firmen erleben einen dramatischen Einbruch ihrer Aktivitäten. Auch wenn wir es uns in der gegenwärtigen Situation nur schwer vorstellen können, wird es wieder bessere Zeiten geben.

Uns erscheinen mehrere Wochen der Kontaktsperre ewig,  für geschützte Marken ist es nur ein Wimpernschlag. Wenn wir das Eintragungsjahr bekannter und heute noch benutzter Marken betrachten, bekommen wir eine Vorstellung davon, welche massiven wirtschaftlichen Umwälzungen diese Schutzrechte erlebt haben:

Sie und  viele andere gutgepflegte Marken sind noch heute die Haupt-Umsatzbringer für ihre Inhaberfirmen. Markenrechte unterliegen keiner zeitlichen Beschränkung, sofern sie verlängert werden. Sie können ewig währen und werden über die Zeit wertvoller, wenn sie entsprechend gepflegt und kontinuierlich den Unternehmensaktivitäten angepasst werden.

V.O. möchte sie daher einladen, sich in Zeiten, in denen Sie nicht bis über beide Ohren in der Tagesroutine  stecken, sich ihr Markenportfolio einmal genauer anzuschauen und falls nötig ihren aktuellen geschäftlichen Aktivitäten anzupassen, um in Zeiten der wiedererstarkenden Wirtschaft mit einer starken Marke durchstarten zu können. Wir stellen Ihnen Checklisten zur Verfügung anhand deren sie selbst schnell und einfach einen Stresstest für ihre Markenschutzrechte durchführen können. Im heutigen Beitrag beschäftigen wir uns mit der Marke selbst, in einem zweiten Teil stellen wir ihnen eine Checkliste für die Benutzung ihrer Marken vor.

1.       Ist ihre Marke in der Form eingetragen, in der sie sie benutzen?

Wenn sie in diesem Bereich Abweichungen feststellen, ist ihre Marke in Konflikt- und Streitfällen gefährdet. Marken werden entweder im Wege der Revolution oder der Evolution beständig dem Wandel und Geschmack des Marktes angepasst. Bei revolutionären Änderungen entsteht eine optisch komplett neue Marke, bei der meistens auch an den (neuen) Markenschutz gedacht wird.

Anders ist dies bei evolutionären, manchmal kaum sichtbaren, Änderungen an einer bestehenden Marke:

  • Gibt es eine neue Graphik oder Schriftart?
  • Wurden Farbkontraste oder Farben verändert?
  • Sind Wort- oder Bildbestandteile weggefallen oder wurden welche hinzugefügt?
  • Haben sich die Größenverhältnisse zwischen dem Wort- und dem Bildbestandteil gravierend verändert?

In den Jurisdiktionen der verschiedenen Länder existiert eine unterschiedliche Rechtsprechung, wann eine abgewandelt benutzte Marke nicht mehr in den Schutzbereich der eingetragenen Marke fällt. Die Grundregel besagt jedoch, wenn der kennzeichnende Charakter der eingetragenen Marke verändert wird, dann ist für die neue Form kein Markenschutz mehr gegeben.

In diesen Fällen ist eine Registrierung der aktuell benutzten Marke vornehmen.

2.       Umfasst ihre Markeneintragung noch ihre aktuellen Waren und Dienstleistungen?

Wenn sie abweichende Waren oder Dienstleistungen anbieten, dann ist ihre Marke angreifbar. Im Konfliktfall haben sie keine stabile rechtliche Grundlage um z.B. gegen Nachahmer vorzugehen.

  • Bieten sie andere oder weitere Waren und Dienstleistungen als zum Zeitpunkt ihrer Markeneintragung an?
  • Beschäftigen sie sich mit neuartigen Waren und Dienstleistungen, die es zum Zeitpunkt der Markeneintragung noch nicht gab?
  • Denken sie daran kurz- oder mittelfristig ihre geschäftlichen Aktivitäten auf neue Felder auszuweiten?
  • Benennt das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ihrer Marke nur den Oberbegriff (z.B. die Dienstleistung „Werbung“ der Klasse 35)?

Nach der IP-Translator-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes aus dem Jahr 2012 ist es nicht mehr ausreichend, nur die Oberbegriffe der jeweiligen Waren- und Dienstleistungen zu benennen. Hier muss präzisiert werden, um den gewünschten Schutzbereich zu erhalten.

Wenn sie einen der genannten Punkte mit „ja“ beantworten sollten sie über eine Neuanmeldung ihrer Marke nachdenken.

3.       Ist der im Register eingetragene Inhaber ihrer Marke der wahre Inhaber?

Oftmals ändern sich die Inhaberverhältnisse innerhalb einer Firmengruppe oder im Zusammenspiel mit weiteren dritten Firmen.

Grundlage dieser Änderungen sind Verträge innerhalb von Firmengruppen, oder zwischen unabhängigen Firmen. Diese Verträge stellen den materiell-rechtlichen Teil dar. Die Änderung muss anschließend im Markenregister formalrechtlich nachvollzogen werden. Ähnlich wie bei einem Hauskauf, welcher mit einem Vertrag besiegelt und durch eine Eintragung der Änderung der Besitzverhältnisse im Grundbuch vollzogen wird.

Stimmen die tatsächlichen Verhältnisse nicht mit den im Register ausgewiesenen Verhältnissen überein, kann das im Konfliktfall mit anderen Marken zu massiven Problemen führen. Veräußerungsketten, welche nicht in den Registern eingetragen sind, können zu einem späteren Zeitpunkt oft nur noch mit großen Zeit- und Kostenaufwand, im schlimmsten Fall gar nicht mehr nachvollzogen werden. Die Absicht, ihre Marke zu verkaufen kann dadurch unter Umständen zunichte gemacht werden und sie sind  im Fall von Markenkonflikten in einer angreifbare Position.

In den Markenregistern eingetragen werden sollten die folgenden Änderungen:

  • Firmenfusionen (welche Firma ist neuer Inhaber der Marke)
  • Namensänderung der Firma (aus Daimler wird Daimler Chrysler)
  • Änderung der Rechtsform (aus einer Aktiengesellschaft wird eine GmbH)
  • Änderung der Adresse

Einige Länder erheben Strafzahlungen für eine verspätete Meldung von Änderungen beim Inhaber. Inhaberänderungen erfordern keine Neuanmeldung der Marke, sie werden bei den Markenämtern auf Antrag vorgenommen. V.O. unterstützt sie gerne dabei, ihr Markenportfolio stress-sicher zu machen. Bitte wenden Sie sich an Claudia Meindel und Ihre Markenkollegen.

Lesen Sie auch den zweiten Teil des Stresstestes für Ihre Marke.

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Maaike Witteman

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  • Europäische und Benelux Markenanwältin
  • Senior Associate
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