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Wie können Wissenseinrichtungen und Unternehmen ihr geistiges Eigentum optimal verwerten?

Sowohl Wissenseinrichtungen als auch Unternehmen sind oft unsicher, wie sie geistiges Eigentum (IP) erfolgreich sichern und verwerten können, welche rechtlichen Schritte erforderlich sind und wer ihnen dabei helfen kann.

Vertragliche Regelungen im Vorfeld von Innovationen

Im Laufe eines Innovationsprozesses entsteht schon früh das Bedürfnis, geheimes Know-how mit anderen zu teilen.

Solange kein Kooperationsvertrag geschlossen wurde, regelt eine Geheimhaltungsvereinbarung die Geheimhaltungspflichten und den Umgang mit dem geheimen Know-how des Partners bei der vorvertraglichen Geschäftsanbahnung.

Eine anschließende Kooperationsvereinbarung sichert die Parteien hinsichtlich der Erwartungen, des Arbeitsfortschritts, des Leistungsumfangs, der Fristen und der Beendigung, der Verwertung der Arbeitsergebnisse und des von den Parteien bereits in die Kooperation eingebrachten geistigen Eigentums ab.

Rechtlicher Schutz von Innovationen

Zeichnen sich vielversprechende Ergebnisse ab, müssen sie rechtlich gesichert werden. Der Zeitfaktor ist entscheidend, denn es gilt das Prioritätsprinzip: Das zuerst gesicherte Recht ist das bessere Recht. Bei der Absicherung von technischen Innovationen helfen Patente und Gebrauchsmuster, bei optischen Innovationen bietet sich ein Geschmacksmuster an. Marken- und Domainregistrierungen unterstützen bei der Vermarktung und Kommunikation der Innovation.

Ein umfassender Schutz kann erreicht werden, indem verschiedene Schutzrechte nebeneinander eingetragen werden, um die verschiedenen Aspekte abzudecken.

Kommerzialisierung des geistigen Eigentums

Die gängigsten Modelle für die Vermarktung von Rechten an geistigem Eigentum sind die folgenden:

  • Der Verkauf von IP-Rechten
  • Die Lizenzierung der Rechte an ein bestehendes oder neu gegründetes Unternehmen, ein so genanntes Spin-off
  • Die Lizenz für eine Ausgliederung in Verbindung mit einer Beteiligung an der Ausgliederungsgesellschaft

Verkauf von IP-Rechten

Bei einem Verkauf erfolgt eine vollständige Übertragung von Eigentum und Besitz an Rechten des geistigen Eigentums und/oder geheimem Know-how auf der Grundlage eines Kauf- und Übertragungsvertrags.

Im Vorfeld des Verkaufs muss der Marktwert der geistigen Eigentumsrechte ermittelt werden. Hierfür gibt es verschiedene Ansätze, die auch steuerliche Belange berücksichtigen müssen.

Nach der vertraglichen Übertragung des Eigentums muss der neue Eigentümer in das Register des jeweiligen Landes eingetragen werden.

Lizenzierung von IP-Rechten an ein neu zu gründendes Spin-off

In der Konzeptionsphase hilft der Abschluss eines zeitlich befristeten Letter of Intent, die Gründungsidee zu etablieren und dem Gründerteam Planungssicherheit zu geben.

In der anschließenden Entwicklungsphase werden bereits konkrete Überlegungen zu IP-Verwertungsstrategien angestellt und es finden erste Verhandlungen über die Modalitäten eines Lizenzvertrages statt.

In der Gründungsphase entsteht das Spin-off als juristische Person und kann somit die Position des Lizenznehmers einnehmen, mit dem der Lizenzvertrag abgeschlossen werden kann.

Wird vereinbart, dass ein Spin-off die IP-Rechte zu einem späteren Zeitpunkt erwerben soll, kann zusätzlich zum Lizenzvertrag ein Kauf- und Übertragungsvertrag abgeschlossen werden.

Lizenzvergabe an ein Spin-off, verbunden mit einer Beteiligung an dieser Ausgliederungsgesellschaft

Dieses Lizenzierungsmodell wird gerne gewählt, weil es die Liquidität des Spin-offs in einer frühen Phase schont.

Rechtlich wird diese Vereinbarung durch einen Lizenzvertrag in Verbindung mit einem entsprechenden Erwerb von Unternehmensanteilen abgesichert.

Die im Zuge der Kommerzialisierung von geistigem Eigentum erworbenen Unternehmensanteile werden häufig verkauft, um nach einem Börsengang oder einem Unternehmensverkauf einen Gewinn zu erzielen.

Bewertung des IP-Portfolios

Sowohl der Erwerb von Unternehmensteilen als auch der Verkauf erfordern eine sachverständige Bewertung des IP-Portfolios. V.O. hat zu diesem Zweck ein Modell entwickelt, das auf einem standardisierten Ansatz der österreichischen Finanzverwaltung zur Bewertung von Patenten als immaterielle Wirtschaftsgüter in der Unternehmensbilanz basiert. Eine solche Bewertung soll eine begründete Schätzung des Wertes sein, die auf einer Vielzahl von Parametern beruht, die den Wert beeinflussen, ohne jeden dieser Parameter eingehend zu prüfen oder zu analysieren. Der Ansatz liegt daher in der Mitte zwischen dem der großen spezialisierten Bewertungs-Firmen und dem einer Online-Schätzung.

Das Modell ist so konzipiert, dass anhand eines einzigen Fragenkatalogs die wichtigsten finanziellen und rechtlichen Parameter des Patents oder der Anmeldung ermittelt werden. Es handelt sich um ein Modell, das auf den erwarteten künftigen Umsätzen und Kosten basiert (“Einkommensansatz”), wobei sowohl technische als auch rechtliche Risiken berücksichtigt werden. Die Informationen, auf die sich die Bewertung stützt, stammen in erster Linie vom Auftraggeber.

Das Modell lässt individuelle Aspekte eines Patents oder dessen einzigartige (Markt- oder Produkt-) Situation außer Acht. Es führt auch keine eingehende finanzielle Prüfung von Cashflows oder Marktpositionen durch, ebenso wenig wie eine substanzielle rechtliche Bewertung der Rechtsbeständigkeit oder patentbezogene Fragen je nach Gerichtsbarkeit.

Der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass er einen guten Anhaltspunkt für den Wert liefert, aber die Kosten entsprechend niedriger sind als bei einer spezialisierten tiefer gehenden Analyse.

Haben Sie noch Fragen?

Bitte kontaktieren Sie Claudia Meindel. V.O. ist Ihr Partner in allen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes und bietet Unterstützung bei allen Schritten der Schaffung, des Schutzes und der Verwertung Ihres geistigen Eigentums.

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Claudia Meindel

  • Rechtsanwältin
  • Senior Associate

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