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Faites passer un test de résistance à votre portefeuille de marques avec les check-lists de V.O. – Partie 2

Vous avez fait tous vos devoirs concernant l’enregistrement de vos marques. Dans la plupart des pays, les marques ont une durée de validité de 10 ans, vous pouvez donc vous reposer et oublier pendant un moment la protection de vos marques. Ou peut-être vaut-il mieux justement ne pas l’oublier ?

Cet article est la suite du premier article sur le test de stress pour votre marque. Dans la deuxième partie, nous vous présentons une check-list concernant un sujet qui peut jouer un rôle important à tout moment, et qui peut vous aider à préserver vos droits de marque en cas de litige.

Dans un tel cas, disposeriez-vous de preuves suffisantes pour démontrer l’utilisation de votre marque dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire ?

L’éventualité peut se présenter sous deux formes

  • Vous défendez les droits de votre marque contre une marque similaire plus jeune. Dans la procédure, l’adversaire fait valoir que votre marque n’a pas été utilisée, ou
  • un tiers souhaite enregistrer une nouvelle marque, qui s’oppose à ce que votre marque similaire soit considérée comme un droit antérieur. Afin d’éliminer l’obstacle et d’accroître ses chances d’enregistrement, le demandeur cherche à supprimer votre marque du registre.

Si vous n’êtes pas en mesure de prouver correctement l’utilisation de votre marque, cela vous conduira, dans le premier cas, à perdre votre procès, et dans les deux cas votre marque risque d’être radiée par une procédure devant l’office des marques ou le Tribunal, et votre droit de marque est perdu.

Vous avez certainement lu dans les médias l’affaire de l’annulation de la marque UE Big Mac de la société de fast-food Mc Donald’s. La société a enregistré d’autres marques pour le Big Mac, de sorte que le dommage causé à l’image est probablement plus important que le dommage juridique. Les titulaires de droits qui ne disposent pas d’entrées multiples pourraient ainsi perdre leur marque unique et principale.

Pas d’utilisation du fameux BIG MAC ? La question se pose, étant donné l’omniprésence de McDonald’s et de ses produits. La question n’est pas de savoir si l’organe de décision du tribunal ou de l’Office des marques compte un amateur de fast food qui peut confirmer l’utilisation de la marque sur la base de ses connaissances, mais plutôt si vous pouvez présenter l’utilisation de votre marque sous une forme appropriée.

Mcdonald’s avait présenté des preuves d’utilisation au cours de la procédure, mais celles-ci ont été jugées inappropriées ou insuffisantes par l’Office européen des marques.

À l’aide de notre check-list, vérifiez si vous disposez des documents appropriés ou si vous pouvez les obtenir en quelques semaines et quelques mois, afin de prouver de manière appropriée l’utilisation de votre marque et de préserver sa pérennité :

1.       Pouvez-vous montrer une utilisation pour la période concernée ?

Toutes les preuves d’utilisation doivent se référer aux cinq dernières années.  Les documents plus anciens peuvent être intéressants au cas par cas, comme indication d’une utilisation pendant la période concernée.

2.       Dans quels pays utilisez-vous votre marque ?

En principe, vous devez fournir des preuves d’utilisation pour le pays où la procédure contre votre marque a lieu. Des exceptions sont prévues pour une marque de l’UE. Dans ce cas, il suffit de montrer de manière appropriée les actes d’utilisation sur les grands marchés économiquement forts pour protéger votre marque en cas d’attaque contre l’ensemble de l’UE. Des règlementations spéciales existent pour la reconnaissance mutuelle de l’usage des marques en Suisse et en Allemagne.

3.       Utilisez-vous votre marque sous la forme enregistrée et pour les produits ou services enregistrés ?

Les marques doivent être utilisées sous la forme enregistrée. Les modifications ne sont reconnues comme utilisation légitime que si elles ne modifient pas le caractère distinctif. Ce critère est interprété différemment par les offices et les tribunaux. Il est donc judicieux de protéger les formes modifiées en tant que marques.

Si vos documents montrent une utilisation pour des produits ou des services autres que ceux qui sont couverts par votre enregistrement de marque, cela peut entraîner une annulation partielle de votre marque pour les produits ou services non utilisés.  À cet égard, nous vous renvoyons à la première partie de notre test de résistance au stress pour les marques, dans laquelle ces thèmes ont été traités.

4.       Quels types de preuves pouvez-vous fournir ?

Aucune restriction ne s’applique ici. Il est nécessaire de faire directement référence à la marque et à la date d’utilisation.

Exemples de ce qui convient pour des produits :

  • Brochures, affiches publicitaires, prospectus et catalogues
  • Étiquettes de produits pour les textiles
  • Exemples d’emballages de produits, sacs
  • Photographies d’activités publicitaires en plein air telles que des affiches, de la publicité aux arrêts de bus/métro ou sur les moyens de transport
  • Publicité imprimée ; plans média
  • Listes de prix
  • Chiffres d’affaires
  • Captures d’écran de sites internet (insuffisant : keyword advertising ; méta-tags)

Parmi les possibilités d’utilisation des marques de services, citons entre autres :

  • Photographies d’un magasin
  • Emballages
  • Cadeaux publicitaires
  • Vêtements de travail du personnel
  • Listes de prix
  • Chiffres d’affaires

Présentant toujours la marque ou le service.

Pensez à fournir des informations sur la quantité de documents fournis (épaisseur des emballages, moyens publicitaires et médias imprimés ; fréquence média ; statistiques d’appel du site internet, commandes via le site internet) et à établir un lien concret avec votre marque.  C’est ce qu’il manque à une simple référence aux entrées de l’entreprise dans Wikipedia, qui représentent l’ensemble du portefeuille de marques, ou à une publicité dite Mood pour renforcer l’image de marque sans référence spécifique à un produit.

5.       Les quantités vendues sous votre marque sont-elles suffisantes ?

En vertu de la loi, vous devez justifier d’une « utilisation sérieuse ». Elle doit se distinguer de simples actes d’usurpation de marque. Ainsi, en cas de vente de deux ou trois machines complexes à prix élevé, l’utilisation légitime sera reconnue pendant la période de référence, tandis que pour les biens de consommation courante, il faudra écouler au moins des milliers de pièces à bas prix, à moins que la quantité inférieure puisse s’expliquer par des circonstances particulières.

6.       Utilisez-vous la marque vous-même ou en avez-vous autorisé l’usage par un tiers ?

Lorsque l’utilisation est effectuée par un licencié, vous vous devez de produire les contrats appropriés.  Les ventes dites « inter-entreprises » entre entreprises liées ne sont pas reconnues comme usage conservant la marque.

Il n’est pas nécessaire de présenter tout ce que cette liste énumère. Une sélection de documents à préparer est la plupart du temps suffisante. En tant qu’experts des marques, V.O peut s’en charger pour vous, mais nous ne pouvons malheureusement pas faire à votre place la collecte et l’archivage du matériel.

Les offices des marques et les tribunaux fixent des délais de quelques mois pour la présentation des preuves d’utilisation. Nous vous recommandons donc d’archiver régulièrement le matériel. Pour cela, il n’est pas forcément nécessaire de recourir au format papier. La technologie Blockchain, en particulier, offre la possibilité d’une vérification juridique de la date de vos documents.

Pour en savoir plus à ce propos ou sur tout autre sujet, n’hésitez pas à contacter les experts en marques de V.O.

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