Avec l’introduction du brevet européen à effet unitaire (brevet unitaire), les titulaires de brevets disposent de nouveaux outils stratégiques. L’un d’entre eux est la déclaration de volonté de concéder une licence, ou licence de plein droit. En quoi consiste cette déclaration et quels avantages et inconvénients peut-elle présenter pour la protection de votre propriété intellectuelle ?
La déclaration de volonté vous permet de déclarer officiellement auprès de l’Office européen des brevets (OEB) que vous êtes disposé à accorder une licence à quiconque. Cela vous ouvre la voie à un large transfert de votre technologie. Ce mécanisme s’inscrit parfaitement dans les stratégies d’innovation ouverte des instituts de recherche et des organisations axées sur la R&D.
Incitations financières et suppression de l’exclusivité
Le dépôt d’une déclaration de volonté peut présenter un intérêt financier. Pour toutes les taxes annuelles du brevet unitaire (renewal fees) dues après réception de la déclaration par l’OEB, le titulaire du brevet bénéficie d’une réduction forfaitaire de 15 % (art. 11, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1257/2012 et art. 3 du RFeesUPP).
Il existe toutefois une règle d’or : la déclaration de volonté est fondamentalement incompatible avec l’exclusivité. Vous ne pouvez pas déposer cette déclaration tant qu’une licence exclusive est inscrite au registre des brevets unitaires (UP), ou si une demande en ce sens est en cours d’examen (règle 12, paragraphe 3, du règlement d’exécution du brevet unitaire). À l’inverse, une déclaration de volonté active bloque l’enregistrement futur de licences exclusives (règle 12(4) du règlement d’enregistrement des brevets de l’Union européenne). Cela constitue un obstacle majeur si vous souhaitez, à un stade ultérieur, confier une technologie en exclusivité à une spin-off ou à un partenaire industriel.
L’illusion d’une sortie simple
Les contribuables qui changent d’avis peuvent retirer leur déclaration de volonté, mais cela a un coût non négligeable. Un retrait ne prend effet juridiquement qu’après le remboursement intégral à l’EOB de toutes les réductions d’impôt dont ils ont bénéficié par le passé (règle 12(2) de l’UPR). Cela crée un effet de verrouillage financier considérable. De plus, la législation (art. 8, paragraphe 2, du règlement n° 1257/2012) considère les licences comme des licences contractuelles ordinaires. Les licences déjà accordées ne prennent donc pas fin automatiquement après le retrait. La résiliation d’une licence ne peut se faire que par une résiliation contractuelle ou avec le consentement explicite du licencié.
Après un retrait effectif, il n’y a – en principe – plus d’obligation de licence obligatoire vis-à-vis de nouvelles parties. C’est surtout le moment où une licence est conclue dans le cadre d’une déclaration de licence obligatoire qui est incertain. Une partie qui estime avoir fait valoir ses droits à une licence avant le retrait peut éventuellement demander à la JUB de se prononcer sur la « rémunération appropriée ».
L’application du droit et le rôle exclusif de la JUB
L’impact le plus important de la déclaration de volonté réside peut-être dans la dynamique d’application du droit. Étant donné que vous vous êtes déclaré publiquement disposé à partager l’invention moyennant une rémunération, il devient très difficile, en cas de contrefaçon de brevet, d’obtenir une ordonnance de cessation immédiate. Un contrevenant peut souvent contrer efficacement une telle demande en exigeant une licence a posteriori. Il convient de noter que cet effet peut persister dans la pratique même après le retrait formel de la déclaration de volonté, si des licences ont déjà été accordées à des tiers dans le cadre de ce régime.
Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les conditions de licence et le montant de la redevance, la JUB dispose alors d’une compétence exclusive en vertu de l’article 32, paragraphe 1, point h), de l’UPCA (Unified Patent Court Agreement). Celui-ci peut non seulement fixer de manière contraignante la « redevance appropriée », mais aussi les conditions de licence correspondantes. En cas de litige, vous confiez donc en partie au juge l’évaluation commerciale et les conditions d’utilisation de votre technologie.
Conclusion
La déclaration de volonté constitue un moyen efficace de transférer la technologie à grande échelle et peut permettre de réduire les coûts. Il ne s’agit toutefois en aucun cas d’un bon de réduction sans engagement. Vous devez tenir compte de certaines contraintes. Citons notamment la perte structurelle de la possibilité d’octroyer des licences exclusives, l’affaiblissement de la position en matière d’application, le risque d’ingérence du juge dans les conditions, ainsi que le seuil élevé et coûteux en cas de révocation. Le recours à une déclaration de volonté nécessite donc une évaluation minutieuse et une vision à long terme mûrement réfléchie.
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