Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Merkregistratie

In de Benelux, en ook in de meeste landen van Europa, is een merk pas beschermd als het geregistreerd is. Door een registratie krijgt u het monopolie op bijvoorbeeld uw naam of logo. Daarmee gaat u onder andere concurrentie tegen en kunt u ongeoorloofde kopieën aanpakken. Mocht iemand anders dezelfde naam of vorm gebruiken, of één die hier heel erg op lijkt, dan kunt u daar op basis van uw merkrecht tegen optreden. Dit recht kunt u ook verkopen of licentiëren waarmee u direct waarde creëert. Tot slot is het vaak ook een teken van professionaliteit door het gebruik van het ‘r’ registererd of het ‘rd’ registererd design-symbool.

Vormen van merkregistratie

Een merk vormt de link tussen een innovatie en de commercie ervan, met een merk onderscheidt u uw product van dat van producten van andere marktpartijen. Er bestaan verschillende soorten merken: een woordmerk, beeldmerk en vormmerk, maar ook een geur, kleur of een geluid kan een merk zijn. Al deze merken kunt u registreren. Neem ook een zelf een kijkje in het merkenregister van de Benelux en/of het Europees merkenregister.

Classificering van merken

Een merk kunt u aanvragen voor bepaalde producten of diensten. Bij de registratie van een merk moet u kiezen uit 45 klassen (classificaties). De klassen zijn onderverdeeld in twee categorieën: waren en diensten. Onder “waren” vallen bijvoorbeeld chemische producten en machines. Diensten bestaan uit bijvoorbeeld verzekeringen of de behandeling van materialen. De keuze voor de producten of diensten waar u het merk voor aanvraag is bepalend voor het verdere verloop van het registratieproces.

Het is raadzaam om de classificatie samen met de merkgemachtigde te bepalen. Want nadat uw merk is ingediend, kunt u de klasse niet meer aanpassen. Een handige tool voor het bepalen van de juiste klasse kunt u vinden op de site van het EU IPO.

Vereisten voor een merkregistratie

Om voor merkregistratie in aanmerking te komen moet het merk wel echt onderscheidend zijn. Een beschrijvende naam kunt u bijvoorbeeld niet geclaimd. De producten of diensten waarvoor u het merk aanvraagt zijn van belang voor het beoordelen van het onderscheidend vermogen. Zo is Apple bijvoorbeeld wél onderscheidend binnen de klasse voor software (klasse 9), maar niet binnen de klasse voor gedroogd en vers fruit (klasse 29 en 31). Deze toetsing doen de officiële instanties, zoals het Benelux merkenbureau,  die de merken registreren. Als de instantie het merk voldoende onderscheidend vindt en er aan alle andere vormvereisten is voldaan, dan publiceren ze het merk voor oppositie.

Oppositie/ bezwaar

Een merkeigenaar of -houder kan oppositie (bezwaar) indienen tegen de registratie van een merkaanvraag voor een product of dienst dat lijkt op of complementair is aan het product of dienst waarvoor hij zijn merk heeft geregistreerd. Om die reden kan het merk AJAX geclaimd worden door een voetbalclub, fabrikant van schoonmaakmiddelen en fabrikant van brandblussers; deze producten en diensten zijn namelijk niet soortgelijk en zitten elkaar niet in de weg.

Inburgen of uitburgeren?

Merken kunnen ‘uitburgeren’ of juist ‘inburgeren’ door het gebruik ervan. Uitburgeren of verwoording tot soortnaam kan voorkomen bij een merknaam die in eerste instantie onderscheidend is, bijvoorbeeld TIPP-EX. De naam wordt door zoveel mensen als soortnaam gebruikt dat de herkomstfunctie van het merk eigenlijk verdwijnt. Vanuit merkenrechtelijk perspectief is dat niet gunstig, omdat het afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen. Het maakt de rechtspositie minder sterk en de merkinschrijving kan zelfs worden doorgehaald.

Bij inburgeren wordt een, in eerste instantie zwak/ weinig onderscheidend merk, door intensief en consequent gebruik onderscheidend. Bijvoorbeeld “Have a break”. Omdat deze zin zo intensief gebruikt is voor chocoladerepen, werd het ook zonder “have a KitKat” geregistreerd. De drempel voor inburgering ligt overigens hoog. En er is veel bewijs voor nodig. Het is daarom beter om direct voor een onderscheidend merk te kiezen.

Proces en kosten voor merkregistratie

Het registratieproces en de kosten voor het registreren van een merk zijn sterk afhankelijk van de landen waarin u het merk wilt registreren. Gemiddeld duurt een registratieproces voor een EU-merk 4 tot 6 maanden en betaalt u voor een merkregistratie in één klasse voor de Benelux zo’n € 620 en op EU-niveau € 1650. Vergeet niet dat als u wilt optreden tegen inbreuk op uw merk, hier ook kosten aan verbonden zijn. Daar tegenover staat dat een merk dat goed is vastgelegd ook geld kan opleveren.

Beschermingsduur en gebruikersplicht

Een merkregistratie is in beginsel 10 jaar geldig en kan eindeloos vernieuwd worden. Om te voorkomen dat een merk het risico loopt om ‘doorgehaald’ te worden, moet u het merk binnen 5 jaar na registratie gebruiken. In sommige landen geldt een kortere termijn en moet u ook echt het bewijs van gebruik indienen bij het merkenbureau. Dit kunnen facturen met het merk zijn of marketingmateriaal zoals brochures. De gebruiksplicht geldt voor ieder product en/of dienst en voor het gebied waarin het merk geregistreerd is.

Bel onze experts

Maaike Witteman

Maaike Witteman

  • Europees en Benelux merken- en modellengemachtigde
  • Senior Associate
Meer experts

Nieuws

Hoog gewaardeerd door IP Stars 2021

IP Stars heeft V.O. in 2021 ruimschoots gewaardeerd voor zijn expertise en prestaties. Deze toonaangevende gids voor IE-kantoren, die voorheen bekend stond onder de naam ‘Managing IP’, publiceert sinds 1989 jaarlijks ranglijsten met daarin per categorie de top van de IE-kantoren wereldwijd.Lees verder

Is een klankmerk aan aanvullende regels gebonden?

Net als een woord- of beeldmerk kan men ook een klank als merk vastleggen. Hoewel de regelgeving rondom het vastleggen van een klankmerk efficiënter en samenhangender is geworden, moet het teken nog altijd voldoen aan de overige voorwaarden om als merk te kunnen fungeren.Lees verder

Hoe benutten kennisinstellingen en bedrijven hun IE optimaal?

Zowel kennisinstellingen als bedrijven verkeren vaak in onzekerheid over hoe zij intellectueel eigendom (IE) succesvol kunnen veiligstellen en exploiteren, welke juridische stappen nodig zijn en wie kan helpen.Lees verder