Hieronder vindt u antwoord op de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact op met een van onze experts of stuur uw vraag in via het contactformulier.
Veelgestelde vragen
Service
Een goede vuistregel is dat men alleen octrooieert wanneer men met de rechten van het octrooi winst verwacht te genereren die tenminste de kosten van het octrooi dekt. Het is dan ook van groot belang om een inschatting te maken van de commerciële waarde van de uitvinding. Indien deze groot genoeg is, ligt octrooieren voor de hand.
Uiteraard kunnen ook andere overwegingen meespelen, zoals een behoefte aan financiering; octrooirechten helpen vaak bij het aantrekken van investeerders en kunnen als onderpand dienen bij het verkrijgen van een lening bij een bank.
Wat ook meespeelt is de vraag hoe lang bescherming gewenst is en of geheimhouding gedurende langere tijd mogelijk is. Octrooirecht leidt tot maximaal twintig jaar bescherming, terwijl geheimhouden in principe oneindig volgehouden kan worden. Daarnaast is er de vraag of geheimhouding in de praktijk ook leidt tot afdoende bescherming en wat bij geheimhouding de risico’s zijn als de vinding door een derde geoctrooieerd gaat worden.
Het is in dat geval van groot belang de inbreuk te bewijzen. Als het een fysiek product betreft, dan zou bijvoorbeeld het product onderzocht moeten worden en vervolgens vergeleken met de conclusies in het octrooi. Het is raadzaam hierbij advies van een octrooigemachtigde in te winnen. Als er inbreuk wordt gemaakt op een werkwijze is zulk bewijs vaak moeilijker te achterhalen. Afhankelijk van de jurisdictie waarin inbreuk wordt vermoed, kunnen er echter juridische instrumenten bestaan om het achterhalen van bewijs te vergemakkelijken.
De Nederlandse wet voorziet bijvoorbeeld in de mogelijkheid van een bewijsbeslag, indien men aannemelijk kan maken dat er waarschijnlijk inbreuk gepleegd wordt, maar (meer) bewijs nodig heeft voor een inbreukprocedure. Het horen van getuigen behoort ook tot de mogelijkheden.
In Duitsland kan de vermeende inbreukmaker door de octrooihouder worden verzocht om documenten te overleggen en materie of werkwijzen te laten inspecteren die onderwerp zijn van het octrooi (§ 140c PatG). Hiertoe moet de vermeende inbreuk echter voldoende waarschijnlijk worden geacht. In eerste instantie kan dan een instemmingsverzoek of een waarschuwing worden gericht aan de vermeende inbreukmaker. In sommige gevallen maakt dit al een einde aan de mogelijke inbreukmakende handeling. In tweede instantie kan een inbreukprocedure worden gestart bij een Duitse regionale rechtbank met een octrooikamer.
België is een voorbeeld van een land waarin de mogelijkheid van beschrijvend beslag bestaat: hierbij kan een neutrale expert onderzoek doen in een productiefaciliteit van een vermeende inbreukmaker.
In principe ligt de inhoud van een aanvraag vast op het moment van indienen, en kan hieraan niets inhoudelijks worden toegevoegd. Dit heeft als doel derden te beschermen tegen het ontstaan van rechten 'met terugwerkende kracht', die niet voorzien waren op het moment van indienen. Wel is het mogelijk de octrooiconclusies te wijzigen na indiening, mits deze wijziging gebaseerd is op de inhoud van de aanvraag zoals ingediend.
Het is wel mogelijk om tot een jaar na indiening van een octrooiaanvraag een vervolgaanvraag in te dienen. Daarin kan nieuwe informatie ('materie') worden opgenomen. Voor hetgeen al in de originele aanvraag ('prioriteitsaanvraag') beschreven is, kan dan een beroep worden gedaan op de indieningsdatum van die prioriteitsaanvraag (de prioriteitsdatum), terwijl voor de nieuwe informatie de feitelijke datum van indiening van de vervolgaanvraag als toetsingsdatum voor de octrooieringsvereisten zal gelden.
Deze vervolgaanvraag is dus een afzonderlijke aanvraag. In de praktijk wordt de combinatie van een prioriteits- en vervolgaanvraag gebruikt om de kansen op verlening te vergroten. Men kan de prioriteitsaanvraag indienen en door de octrooiverlenende instantie laten onderzoeken om een indruk te krijgen van welke bezwaren er mogelijk bestaan tegen verlening. Hiermee kan men rekening houden bij het opstellen van de (definitieve) vervolgaanvraag, bijvoorbeeld door het toevoegen van voorbeelden of het wijzigen van de tekst. Het is dan wel belangrijk zo goed mogelijk rekening te houden met wat sinds de indiening van de prioriteitsaanvraag is gepubliceerd.
Om te voldoen aan de voorwaarden voor octrooiering moet een vinding nieuw en inventief zijn ten opzichte van alles wat publiek bekend (openbaar) is. Een presentatie van een vinding zonder geheimhoudingsovereenkomst is dus in beginsel een openbaarmaking en kan dan octrooiering in de weg zitten.
Soms kan een geheimhoudingsovereenkomst impliciet zijn, bijvoorbeeld bij een interne presentatie binnen een bedrijf.
Bovendien bestaat in sommige landen, bijvoorbeeld de VS, een beperkte uitzondering voor de nieuwheidsschadelijkheid van een openbaarmaking door de uitvinder zelf. In die landen kan een uitvinder die zijn werk heeft gepubliceerd, nog gedurende een beperkte tijd (meestal tot een halfjaar of een jaar) na de openbaarmaking een aanvraag voor octrooi indienen. Deze tijd wordt ook wel ‘grace period’ genoemd. Voor Europese aanvragen zijn er een tweetal uitzonderlijke situaties waarvoor een ‘grace period’ bestaat: (i) een openbaarmaking die het gevolg is van een evident misbruik jegens de aanvrager en (ii) een openbaarmaking op een daarvoor erkende tentoonstelling.
Wat precies als publieke presentatie wordt gezien en onder welke omstandigheden een beroep kan worden gedaan op een impliciete geheimhoudingsovereenkomst of op de ‘grace period’ is afhankelijk van de jurisdictie waarin octrooi is aangevraagd.
Een octrooi is een verbodsrecht. Men kan met een octrooi dus anderen beletten de uitvinding toe te passen, maar men heeft met het octrooi niet automatisch zelf het recht de geoctrooieerde uitvinding toe te passen. Het geoctrooieerde product kan bijvoorbeeld inbreuk maken op octrooien van derden, in welk geval het product niet vrij vermarkt kan worden. Het is aan te bevelen een 'rechten van derden'-onderzoek te (laten) doen, om vast te stellen of het product mogelijk inbreuk maakt op andermans rechten.
In Duitsland zijn bedrijven verplicht de markt in de gaten te houden, wat onder meer inhoudt dat deze bedrijven de IE-rechten van derden die mogelijk relevant zijn voor hun eigen producten en werkwijzen, moeten identificeren en analyseren.
Het kunnen aantonen dat de uitvinding werkt speelt een rol bij een aantal octrooieringsvereisten, met name nawerkbaarheid en inventiviteit. Nawerkbaarheid houdt in dat de uitvinding op zodanige wijze in de aanvraag moet zijn beschreven dat de vakman deze in de praktijk kan brengen. Hiervoor kan onder andere gebruik worden gemaakt van tekeningen en uitvoeringsvoorbeelden. Wanneer de inventiviteit berust op een bijzonder effect dan kan het ook nodig zijn om aan te tonen dat dit effect inderdaad bereikt wordt met de uitvinding. Ook hier kunnen uitvoeringsvoorbeelden van pas komen. Dergelijke voorbeelden worden vaak opgenomen in octrooiaanvragen op het gebied van de chemie en de life sciences.
Soms kan dit zinvol zijn, mits de aanvraag niet gepubliceerd is, en de uitvinding ook niet op andere wijze openbaar is gemaakt. Dan is namelijk de in de aanvraag weergegeven kennis niet in het publieke domein terecht gekomen.
Natuurlijk kan het zijn dat er tussen het indienen van de eerdere aanvraag en het nogmaals indienen andere publicaties zijn geweest. Zo kan het gebeuren dat de later ingediende aanvraag niet nieuw of niet inventief is, waar de eerder ingediende aanvraag dat wel zou zijn geweest. Later indienen vergroot nu eenmaal de kans op schadelijke eerdere publicaties.
Ook hiervoor geldt dat verschillende landen enigszins verschillende regels hebben rond wat mag en wat niet mag.
Voor Nederland sluit Artikel 53(3) van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW1995) onderzoeksdoeleinden aan iets wat geoctrooieerd is uit van de beschermingsomvang van een octrooi; de onderzoeksvrijstelling. Wanneer iets 'onderzoek' is en onder deze vrijstelling valt, is vastgesteld in de rechtspraak. Zo is het doen van onderzoek niet voorbehouden aan wetenschappers, maar ook commerciële organisaties kunnen onderzoek doen. Over het algemeen geldt dat veel onderzoek, zoals onderzoek naar een nog onbekende toepassing of een verbeterde variant, onder de onderzoeksvrijstelling valt. Ook onderzoek naar de vraag of commerciële toepassing mogelijk is, valt over het algemeen onder de onderzoeksvrijstelling. Onderzoek voor het verkrijgen van een noodzakelijke marktregistratie valt meestal niet onder de onderzoeksvrijstelling. Het is aan te bevelen een specialist te raadplegen alvorens onderzoek op te starten waarvoor men denkt de onderzoeksvrijstelling nodig te hebben.
Voor België geldt dat Artikel XI.34 van het Wetboek van Economisch Recht toelicht welke bescherming niet verleend wordt door een octrooi. Lid b van dit artikel luidt: handelingen die op en/of met het voorwerp van de geoctrooieerde uitvinding worden verricht, voor wetenschappelijke doeleinden. Er mag dus onderzoek gedaan worden met een geoctrooieerde chemische stof, zolang dit research louter wetenschappelijk en dus niet voor commerciële doeleinden plaatsvindt. Dit is een specifiek voorbeeld van de bestaansreden van octrooien: de octrooihouder geniet commerciële monopolie in ruil voor het bekendmaken van zijn uitvinding. Dankzij deze bekendmaking kunnen niet-octrooihouders de kennis van die uitvinding gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden.
Voor Duitsland geldt dat als de geoctrooieerde chemische stof kan worden aangekocht, onderzoek op en met de chemische stof kan worden uitgevoerd. Het octrooirecht is dan immers uitgeput. Verder staat § 11 nr. 2 van de octrooiwet handelingen voor experimentele doeleinden toe die betrekking hebben op het onderwerp van geoctrooieerde uitvindingen. Het doel van het experiment of onderzoek is niet beperkt; zowel een wetenschappelijk als een industrieel doel kan worden nagestreefd. In ieder geval is het raadzaam om een deskundige te raadplegen alvorens het onderzoek te starten.
Dat hangt helemaal af van de afspraken die men met het andere bedrijf maakt. In principe geldt dat beide partijen rechten hebben op de uitvinding(en) die voortvloeit (voortvloeien) uit het onderzoek dat men met een ander bedrijf doet. Men kan dan gezamenlijk octrooi aanvragen. Het is van belang van te voren na te denken over hoe beide partijen omgaan met de verleningsfase, waarin de formulering van de octrooiconclusies (claims) wordt vastgelegd. Wie heeft het laatste woord over de conclusies, mocht er verschil van inzicht zijn? Hoe worden de kosten verdeeld? Het is ook mogelijk dat men gezamenlijk een onderzoekstraject doorloopt, waarbij is afgesproken welk van beide partijen welke (delen van de) IE-rechten krijgt. Ook hier geldt dat het van groot belang is van tevoren vast te leggen wie waarop recht heeft.
Octrooien zijn vrij te raadplegen via websites zoals nl.espacenet.com, be.espacenet.com, worldwide.espacenet.com of www.google.com/patents. Bij het ontwikkelen van een nieuw product zou men via deze websites een uitgebreide studie kunnen doen naar welke rechten van derden er bestaan in het gebied waar men het nieuwe product wenst te vermarkten. Ook kan men bijhouden wat voor aanvragen er ingediend worden en beoordelen of deze relevant zijn voor de producten. Dit geeft een aardig beeld, maar het is ook mogelijk een professioneel 'third party right'-onderzoek te laten uitvoeren door een onderzoeksspecialist die weet waar hij of zij moet kijken.