Hieronder vindt u antwoord op de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact op met een van onze experts of stuur uw vraag in via het contactformulier.
Hieronder vindt u antwoord op de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact op met een van onze experts of stuur uw vraag in via het contactformulier.
Ook hiervoor geldt dat verschillende landen enigszins verschillende regels hebben rond wat mag en wat niet mag.
Voor Nederland sluit Artikel 53(3) van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW1995) onderzoeksdoeleinden aan iets wat geoctrooieerd is uit van de beschermingsomvang van een octrooi; de onderzoeksvrijstelling. Wanneer iets 'onderzoek' is en onder deze vrijstelling valt, is vastgesteld in de rechtspraak. Zo is het doen van onderzoek niet voorbehouden aan wetenschappers, maar ook commerciële organisaties kunnen onderzoek doen. Over het algemeen geldt dat veel onderzoek, zoals onderzoek naar een nog onbekende toepassing of een verbeterde variant, onder de onderzoeksvrijstelling valt. Ook onderzoek naar de vraag of commerciële toepassing mogelijk is, valt over het algemeen onder de onderzoeksvrijstelling. Onderzoek voor het verkrijgen van een noodzakelijke marktregistratie valt meestal niet onder de onderzoeksvrijstelling. Het is aan te bevelen een specialist te raadplegen alvorens onderzoek op te starten waarvoor men denkt de onderzoeksvrijstelling nodig te hebben.
Voor België geldt dat Artikel XI.34 van het Wetboek van Economisch Recht toelicht welke bescherming niet verleend wordt door een octrooi. Lid b van dit artikel luidt: handelingen die op en/of met het voorwerp van de geoctrooieerde uitvinding worden verricht, voor wetenschappelijke doeleinden. Er mag dus onderzoek gedaan worden met een geoctrooieerde chemische stof, zolang dit research louter wetenschappelijk en dus niet voor commerciële doeleinden plaatsvindt. Dit is een specifiek voorbeeld van de bestaansreden van octrooien: de octrooihouder geniet commerciële monopolie in ruil voor het bekendmaken van zijn uitvinding. Dankzij deze bekendmaking kunnen niet-octrooihouders de kennis van die uitvinding gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden.
Voor Duitsland geldt dat als de geoctrooieerde chemische stof kan worden aangekocht, onderzoek op en met de chemische stof kan worden uitgevoerd. Het octrooirecht is dan immers uitgeput. Verder staat § 11 nr. 2 van de octrooiwet handelingen voor experimentele doeleinden toe die betrekking hebben op het onderwerp van geoctrooieerde uitvindingen. Het doel van het experiment of onderzoek is niet beperkt; zowel een wetenschappelijk als een industrieel doel kan worden nagestreefd. In ieder geval is het raadzaam om een deskundige te raadplegen alvorens het onderzoek te starten.
In Nederland kunnen bedrijven die winst behalen met R&D-projecten, gebruikmaken van de zogeheten innovatiebox. Deze innovatiebox is in feite geen aparte box, maar een vrijstelling van 80% van de innovatiewinst. Het is van toepassing op winsten en verliezen uit zelf voortgebrachte immateriële activa die met WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, een fiscale regeling voor research & development) zijn voortgebracht. Denk hierbij aan royalty’s, licenties, winst bij verkoop van het intellectueel eigendom, maar ook: een deel van de verkoopprijs van een product of dienst waarin de innovatie is opgenomen. Grotere ondernemingen zullen behalve WBSO ook een octrooiportefeuille nodig hebben om gebruik te kunnen maken van de innovatiebox.
Wat België betreft, dat kent een aantal federale en gewestelijke steunmaatregelen met betrekking tot octrooien. Enerzijds kan voor de ontwikkeling van een uitvinding een subsidie verkregen worden. Dit kan via de KMO-portefeuille in Vlaanderen, via de cheques-entreprises in Wallonië of via de Innovation Voucher uitgereikt door Innoviris in Brussel. Deze subsidies kunnen ook al in het stadium van het aanvragen van een octrooi beschikbaar worden gesteld.
Anderzijds worden de inkomsten voortvloeiend uit een octrooi deels vrijgesteld van (winst)belasting voor een onderneming met een Belgische R&D-entiteit, waarbij het octrooi toerekenbaar is aan deze Belgische entiteit. Deze inkomsten zijn bijvoorbeeld royalty’s, licenties, winst bij verkoop van het intellectueel eigendom maar ook: een deel van de verkoopprijs van een product of dienst waarin de geoctrooieerde innovatie is opgenomen. Deze vrijstelling van belasting kan oplopen tot 85% procent van de inkomsten. De exacte berekening is vrij complex en hangt van veel factoren af, hiervoor kan men het beste een expert raadplegen.
Octrooien zijn verbodsrechten: met een octrooi kan men anderen beletten de uitvinding (bedrijfsmatig) toe te passen, maar een octrooi geeft niet automatisch het recht die uitvinding zelf toe te passen. Dit recht geldt maximaal 20 jaar, voor door de octrooihouder te bepalen landen naar keuze. Een alternatieve manier om de uitvinding te beschermen tegen toepassing door derden is bijvoorbeeld door de uitvinding geheim te houden. Dit is meestal goedkoper en er bestaat geen tijdslimiet, maar het resultaat is meer onzeker. Het biedt geen bescherming tegen reverse-engineering door concurrenten of tegen derden die onafhankelijk tot een vergelijkbare uitvinding komen. Bovendien kan een ex-werknemer de geheime kennis meenemen naar een concurrent. Tegen dat laatste biedt wetgeving op basis van Europese richtlijn, 2016/943/EU. enig soelaas. Mocht men op grond van dergelijke wetgeving iets tegen gestolen of achterhaalde bedrijfsgeheimen willen ondernemen, dan is onder meer een goed registratiesysteem van die bedrijfsgeheimen nodig.
Diverse landen, waaronder Duitsland en China, kennen als alternatief voor een octrooi, naast geheimhouding, het zogeheten gebruiksmodel. In Duitsland staat dit bekend als ‘Gebrauchsmuster’. Het gebruiksmodel biedt dezelfde beschermingsomvang als een octrooi, maar is niet geschikt voor alle uitvindingen. Het kan met name een geschikt middel zijn voor de bescherming van producten, maar niet voor processen. Ook is de maximale duur van het recht in het algemeen korter. In Duitsland is de maximale beschermingstermijn 10 jaar. In tegenstelling tot een octrooi, wordt in Duitsland voor een gebruiksmodel echter geen inhoudelijk onderzoek verricht. Om die reden zijn de kosten voor een gebruiksmodel aanzienlijk lager dan die voor een octrooi.
Het is in dat geval van groot belang de inbreuk te bewijzen. Als het een fysiek product betreft, dan zou bijvoorbeeld het product onderzocht moeten worden en vervolgens vergeleken met de conclusies in het octrooi. Het is raadzaam hierbij advies van een octrooigemachtigde in te winnen. Als er inbreuk wordt gemaakt op een werkwijze is zulk bewijs vaak moeilijker te achterhalen. Afhankelijk van de jurisdictie waarin inbreuk wordt vermoed, kunnen er echter juridische instrumenten bestaan om het achterhalen van bewijs te vergemakkelijken.
De Nederlandse wet voorziet bijvoorbeeld in de mogelijkheid van een bewijsbeslag, indien men aannemelijk kan maken dat er waarschijnlijk inbreuk gepleegd wordt, maar (meer) bewijs nodig heeft voor een inbreukprocedure. Het horen van getuigen behoort ook tot de mogelijkheden.
In Duitsland kan de vermeende inbreukmaker door de octrooihouder worden verzocht om documenten te overleggen en materie of werkwijzen te laten inspecteren die onderwerp zijn van het octrooi (§ 140c PatG). Hiertoe moet de vermeende inbreuk echter voldoende waarschijnlijk worden geacht. In eerste instantie kan dan een instemmingsverzoek of een waarschuwing worden gericht aan de vermeende inbreukmaker. In sommige gevallen maakt dit al een einde aan de mogelijke inbreukmakende handeling. In tweede instantie kan een inbreukprocedure worden gestart bij een Duitse regionale rechtbank met een octrooikamer.
België is een voorbeeld van een land waarin de mogelijkheid van beschrijvend beslag bestaat: hierbij kan een neutrale expert onderzoek doen in een productiefaciliteit van een vermeende inbreukmaker.
Om te voldoen aan de voorwaarden voor octrooiering moet een vinding nieuw en inventief zijn ten opzichte van alles wat publiek bekend (openbaar) is. Een presentatie van een vinding zonder geheimhoudingsovereenkomst is dus in beginsel een openbaarmaking en kan dan octrooiering in de weg zitten.
Soms kan een geheimhoudingsovereenkomst impliciet zijn, bijvoorbeeld bij een interne presentatie binnen een bedrijf.
Bovendien bestaat in sommige landen, bijvoorbeeld de VS, een beperkte uitzondering voor de nieuwheidsschadelijkheid van een openbaarmaking door de uitvinder zelf. In die landen kan een uitvinder die zijn werk heeft gepubliceerd, nog gedurende een beperkte tijd (meestal tot een halfjaar of een jaar) na de openbaarmaking een aanvraag voor octrooi indienen. Deze tijd wordt ook wel ‘grace period’ genoemd. Voor Europese aanvragen zijn er een tweetal uitzonderlijke situaties waarvoor een ‘grace period’ bestaat: (i) een openbaarmaking die het gevolg is van een evident misbruik jegens de aanvrager en (ii) een openbaarmaking op een daarvoor erkende tentoonstelling.
Wat precies als publieke presentatie wordt gezien en onder welke omstandigheden een beroep kan worden gedaan op een impliciete geheimhoudingsovereenkomst of op de ‘grace period’ is afhankelijk van de jurisdictie waarin octrooi is aangevraagd.
Een octrooi biedt een recht om de geoctrooieerde uitvinding te handhaven tegen derden. Die bescherming is vaak het meest wenselijk in landen waar de aanvrager actief is.
Als de uitvinding een product is, dan is het wenselijk als dit product niet door derden in de aanvragers huidige of toekomstige afzetmarkt verkocht kan worden. Dat zijn dan ook de landen waar een octrooi wenselijk zou zijn. Denk ook aan landen met bijvoorbeeld havens waar veel producten overgeslagen worden, waarmee men vaak extra bescherming kan creëren in een heel achterland.
Een andere veel gebruikte strategie is octrooibescherming te nemen in een land waar de concurrentie zijn productiefaciliteit heeft.
Als de uitvinding een werkwijze is, dan is bescherming wenselijk waar een concurrent die werkwijze zou kunnen uitvoeren. Als de concurrent in land X produceert en de aanvrager in Nederland, België of Duitsland, dan is vaak bescherming in zowel land X als in Nederland, België of Duitsland wenselijk. Soms zijn concurrenten erg gebonden aan een locatie, en dan kan bescherming op die locatie voldoende zijn. Maar als er makkelijk uitgeweken kan worden, geldt dat minder.
Een eenvoudig antwoord op deze vraag bestaat dus niet. Het is geheel van de situatie afhankelijk waar een octrooi het meeste nut heeft. Over het algemeen wordt er een afweging gemaakt tussen kosten en plaatsen waar bescherming het meest zinvol is.
Er zijn veel dingen om op te letten, met name bij licenties. Bij verkoop spreekt men de voorwaarden af, en dan moet men zorgen voor correcte overdracht. Daar kan veel bij mis gaan, maar in principe betreft het een procedurele handeling.
Bij licenties ligt het ingewikkelder: wil men het hele octrooi licentiëren, of slechts een gedeelte? Voor het hele gebied of de hele loopduur, of met een geografische dan wel tijdelijke beperking? De voorwaarden kunnen ook sterk verschillen: men kan een vast bedrag afspreken, maar ook werken met een percentage van de bereikte omzet, de hoeveelheid geproduceerde waren, en allerlei andere voorwaarden, alleen of in combinatie. Daarnaast is het van groot belang dat de afspraken goed worden vastgelegd. Het is sterk aan te bevelen hierbij een specialist in te schakelen.
Een IE-depot wordt soms gebruikt om later te kunnen bewijzen dat men op zekere datum bezit had van de in het depot weergegeven kennis. Als men geen octrooiaanvraag wil doen, maar ook niet het risico wil lopen dat een concurrent octrooi krijgt op een gelijksoortig product of proces, dan kan men het proces of product beschrijven en deponeren bij een notaris. Mocht men dan in de toekomst geconfronteerd worden met een octrooi van een concurrent, dan kan men bewijzen dat men deze kennis ook al had. Dit kan behulpzaam zijn in een inbreukzaak, wanneer men zich beroept op een recht van voorgebruik. Een depot kan ook behulpzaam zijn wanneer men met derden iets ontwikkelt, en later wil kunnen bewijzen welke kennis men al voor de samenwerking had. Een IE-depot is geen recht, maar eerder een bewijsstuk.
Soms kan dit zinvol zijn, mits de aanvraag niet gepubliceerd is, en de uitvinding ook niet op andere wijze openbaar is gemaakt. Dan is namelijk de in de aanvraag weergegeven kennis niet in het publieke domein terecht gekomen.
Natuurlijk kan het zijn dat er tussen het indienen van de eerdere aanvraag en het nogmaals indienen andere publicaties zijn geweest. Zo kan het gebeuren dat de later ingediende aanvraag niet nieuw of niet inventief is, waar de eerder ingediende aanvraag dat wel zou zijn geweest. Later indienen vergroot nu eenmaal de kans op schadelijke eerdere publicaties.
Dat hangt helemaal af van de afspraken die men met het andere bedrijf maakt. In principe geldt dat beide partijen rechten hebben op de uitvinding(en) die voortvloeit (voortvloeien) uit het onderzoek dat men met een ander bedrijf doet. Men kan dan gezamenlijk octrooi aanvragen. Het is van belang van te voren na te denken over hoe beide partijen omgaan met de verleningsfase, waarin de formulering van de octrooiconclusies (claims) wordt vastgelegd. Wie heeft het laatste woord over de conclusies, mocht er verschil van inzicht zijn? Hoe worden de kosten verdeeld? Het is ook mogelijk dat men gezamenlijk een onderzoekstraject doorloopt, waarbij is afgesproken welk van beide partijen welke (delen van de) IE-rechten krijgt. Ook hier geldt dat het van groot belang is van tevoren vast te leggen wie waarop recht heeft.