Investeerders zijn niet alleen geïnteresseerd in octrooien, ze verwachten ook dat fiscaal en juridisch alles goed is geregeld. V.O.-advocaat Nick Oostenbroek: ‘Ondernemers willen al hun zaken voor elkaar hebben, maar in veel gevallen ontbreekt het overzicht. Ze hebben dan te weinig afstand tot de materie om het totaalplaatje te zien.’
In je onderneming is een prachtige uitvinding gedaan waar jaren research in zit. De vinding slaat aan, het octrooi wordt verleend en financiers stappen in je start-up. Kortom, alles staat op de rit. Zo lijkt het. Dat is niet altijd het hele verhaal. Heb je wel nagedacht over waar je de octrooirechten juridisch parkeert en heb je wel rekening gehouden met alle fiscale aspecten? Oostenbroek: ‘Het gaat mis, zo leert mijn ervaring, als je een van deze dingen niet goed regelt. Dat is goed te voorkomen met een multidisciplinaire aanpak. Naast goede octrooibescherming is een goede civielrechtelijke en fiscale begeleiding een must.’
Technisch bureau en financier
‘Een technisch bureau doet een mooie vinding,’ vervolgt Oostenbroek, ‘en vertelt hierover aan een vermogende klant. De klant wil het product wel hebben, maar helaas is de vinding waarvoor een octrooi is verleend nog niet productieklaar. Er moet nog een machine worden gebouwd. Voor de volgende stap is een miljoen euro nodig. Geen probleem voor de rijke klant. Hier beginnen dus de problemen al. De rechten op de vinding zitten in dezelfde vennootschap waar ook het technisch bureau in zit. Dat is niet handig, want bij een faillissement van het technisch bureau ben je dan alles kwijt. Je moet ontwikkeling en verkoop van elkaar scheiden.’
Miljoeneninvestering
Het idee van de investeerder is om een zogeheten IP safehouse op te zetten, een nieuwe vennootschap waar alle IE-rechten in worden ondergebracht. Als de vinding aanslaat, kan die nieuwe BV miljoenen waard worden. De rijke klant is ervaren en komt met een redelijk lijkend voorstel: het technisch bureau brengt zijn vinding voor niets in, de financier zegt een lening toe van een miljoen, en krijgt daarnaast de helft van de aandelen in de nieuwe onderneming. Een beetje veel van het goede. Oostenbroek: ‘Uitvinders zijn blij met investeerders en dus geneigd om elk redelijk klinkend voorstel te overwegen. Het is dus zaak om alle juridische en financiële gevolgen goed door te spreken.’
Oplossing van de fiscalist
In dit soort zaken wordt, als het goed is, ook een fiscalist geraadpleegd. In dit geval kwam die met het idee om de bestaande BV juridisch te splitsen. Dat betekent, samengevat, dat een deel in een afgesplitste vennootschap verder gaat als technisch bureau, in het andere afgesplitste deel blijven de octrooirechten. In die laatste vennootschap worden dan nieuwe aandelen uitgegeven die worden gekocht door de nieuwe partner. Op die manier is de investeerder ook echt een investeerder, terwijl de IE-rechten niet zijn verplaatst. Het verplaatsen van IE-rechten kan fiscaal ‘gevaarlijk’ zijn.
Overlegsessies
Investeerders vinden het aantrekkelijk als het vanaf het begin juridisch en fiscaal goed in elkaar zit. Het is verstandig om daar vanaf het begin rekening mee te houden. De V.O.-advocaat: ‘Ik hou regelmatig een “routekaartbespreking” met ondernemers, dan bekijken we de mogelijke rechtsvorm, de mogelijke onderlinge afspraken en de fiscale aandachtspunten en risico’s, zowel voor nu als in de toekomst.’
‘De fiscaal-juridische situatie verschilt per land. Daarvoor is kennis van de lokale markt vereist, waarvoor V.O. over een internationaal netwerk van contacten beschikt. Onze medewerkers helpen u graag verder.’
Meer informatie?
Heeft u vragen over de juridische en fiscale aspecten van IE of wilt u sparren over het onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Nick Oostenbroek, n.oostenbroek@vo.eu.
