Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft de directeur van het Amerikaans octrooibureau (USPTO) de bevoegdheid gegeven tot herziening van uitspraken van de kamers van beroep over herroeping van octrooien in zogeheten ’inter partes review‘-procedures.
Het hooggerechtshof koos hiervoor om te voorkomen dat deze procedures wegens een grondwettelijk probleem buiten werking gesteld zouden moeten worden. Naar verwachting zal dat weinig verschil maken ten opzichte van de uitkomsten van de bestaande praktijk.
Inter partes review
Inter partes review (IPR) is een in 2011 ingevoerde procedure om verleende octrooien te laten herroepen of aanpassen door het USPTO. Deze procedure biedt een eenvoudiger en goedkoper alternatief voor ongeldigverklaring door de rechter. De procedure is bovendien populair bij potentiële inbreukmakers omdat de indruk bestaat dat de kans op herroeping van een octrooi in IPR groter is dan bij de rechter. Octrooihouders hebben daarentegen het principe van IPR vaak proberen aan te vallen. De meeste aanvallen zijn mislukt, maar in Arthrex vs Smith and Nephew besliste de rechter dat de benoeming van de leden van de kamers van beroep in strijd was met de grondwet, en werd daarom geëist om IPR als geheel buiten werking te stellen.
Grondwettelijk probleem
Volgens de Amerikaanse octrooiwet worden de gewone leden van de kamers van beroep benoemd door de minister van handel (secretary of commerce), in overleg met de directeur van het USPTO. Zo zijn honderden leden benoemd. De Amerikaanse grondwet staat zo’n benoemingsprocedure toe voor ‘inferior officers’ van de VS, maar voor hogere ‘officers’ is een voordracht van de president en instemming van de senaat nodig.
De vraag was daarom of de leden van de kamers van beroep als ‘inferior officers’ gekwalificeerd kunnen worden. Het hooggerechtshof hanteerde daarvoor als criterium dat het werk van een ‘ínferior officer’ onder leiding en supervisie van een superieur moet staan. De octrooiwet bepaalt echter dat beslissingen in IPR, naast beroep bij de rechter, alleen door de kamers van beroep zelf herzien kunnen worden. Zodoende ontbrak daar de supervisie die nodig was om ‘ínferior officer’ te zijn, en was de benoemingsprocedure ongrondwettelijk.
Pyrrusoverwinning
In de VS is het normaal om dit soort grondwettelijke problemen in een wet op te lossen door iets in de wet buiten werking te stellen waardoor het grondwettelijke probleem verdwijnt. Eén rechter van het hooggerechtshof vond dat de mogelijkheid van IPR als geheel buiten werking gesteld moest worden. Maar een meerderheid vond dat het volstond om de leden van de kamers van beroep ‘inferior officers’ te maken door de directeur van het USPTO discrectie te geven om hun IPR-beslissingen te herzien.
