In de VS geldt dat de rechter in inbreukzaken terughoudender moet zijn dan de octrooiverlenende instantie (USPTO) om te beslissen dat conclusies van een octrooi ongeldig zijn.
De gedachte hierachter is dat het USPTO deskundiger is dan de rechter en dat het onwenselijk is dat ondernemingen die hun bedrijf bouwen op verkregen octrooien geconfronteerd worden met de onzekerheid de octrooien te kunnen verliezen als de rechter of een jury achteraf het werk van het USPTO naar eigen inzicht overdoet.
Er is echter kritiek op deze regel omdat velen vinden dat het USPTO zijn werk niet goed doet, waardoor onterechte octrooien verleend worden waarmee derden op hoge kosten gejaagd worden. Terughoudendheid vindt men met name ongewenst als het om bewijs voor ongeldigheid gaat dat zelfs niet door het USPTO in aanmerking is genomen. In de zaak i4i vs Microsoft, waarin Microsoft tot honderden miljoenen dollars schadevergoeding veroordeeld was, wilde Microsoft daarom dat de rechter zich minder terughoudend zou opstellen.
Juridisch wordt de terughoudendheid voorgeschreven in termen van bewijslast (burden of proof). In de VS kent men onder verschillende omstandigheden verschillende criteria voor de kwaliteit van het bewijs. Het criterium van bewijs beyond a reasonable doubt is welbekend uit het strafrecht. In andere zaken hanteert men preponderance of the evidence, wat wil zeggen dat het bewijs voor een stelling overtuigender moet zijn dan het bewijs ertegen. Met andere woorden, dat het waarschijnlijker is dat de stelling waar is dan dat zij niet waar is. Het USPTO beslist bij octrooiverlening over geldigheid op basis van preponderance of the evidence. Tussen deze twee in ligt het criterium van clear and convincing evidence, wat meer eist dan grotere waarschijnlijkheid maar minder dan de afwezigheid van redelijke twijfel. Als een inbreukmaker zich voor de rechter verdedigt door een beroep te doen op ongeldigheid van een octrooiconclusie, moet hij de ongeldigheid bewijzen. Dergelijk bewijs wordt in de VS al meer dan 75 jaar beoordeeld volgens het clear and convincing evidence-criterium.
Microsoft stelde dat de conclusies van het octrooi van i4i ongeldig waren omdat i4i al ruim voor de aanvraagdatum van een octrooi software te koop had aangeboden die de uitvinding toepaste. De broncode van de software was echter niet meer beschikbaar. Daardoor kon niet met clear and convincing evidence aangetoond worden of de software de uitvinding echt toepaste. Microsoft hoopte echter dat dit met een preponderance of the evidence-criterium wel voldoende waarschijnlijk gevonden zou worden. Het hooggerechtshof weigerde echter om het criterium van clear and convincing evidence los te laten. Het was door de wetgever geaccepteerd, en kan daarom alleen door de wetgever veranderd worden. Overigens, voor bewijs van publiek voorgebruik van de uitvinding wordt in Europa zelfs door de octrooiverlenende instantie (EPO) het nog sterkere bewijs beyond a reasonable doubt geeist.
Als het bewijs voor ongeldigheid een relevant issue openlaat, zal de rechter in de VS in de praktijk de beoordeling van het bewijs aan een jury moeten overlaten. De rechter zal die jury dan uitleggen dat ze moet beslissen of het bewijs voor ongeldigheid clear and convincing is en niet alleen by preponderance (zoals voor andere aspecten van octrooiinbreuk). Advocaten van partijen zullen dit de jury ook voorhouden, maar uiteindelijk zegt de jury alleen ja of nee over het bewijs van ongeldigheid, zodat de rechter maar moet aannemen dat de jury het bewijs clear and convincing zal hebben gevonden. De rechter kan zijn eigen afweging van het bewijs niet voor het jury- oordeel in de plaats zetten. Correctie door de rechter kan alleen als bewijs in wezen ontbreekt.