Nieuwe, verbeterde planten worden gezien als uitvindingen die geoctrooieerd kunnen worden.
Volgens de Strasbourg Patent Convention (SPC) zijn landen niet verplicht om octrooi te verlenen voor “plantaardige variëteiten (en dierenrassen), alsmede werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten”. Deze bepaling is vrijwel letterlijk overgenomen in Artikel 53(b) van het Europees Octrooiverdrag (EOV), waarin de niet-octrooieerbare uitvindingen worden opgesomd.
Op 20 december 1999 deed het Europees Octrooibureau (EOB) bij monde van zijn Grote Kamer van Beroep al uitspraak over de octrooieerbaarheid van plantenvariëteiten. Op 9 december 2010 kwam daar de uitspraak bij over werkwijzen van wezenlijk biologische aard. Deze laatste uitspraak is minder gunstig voor de plantenbiotechnologie: indien er in de werkwijze stappen van kruisen en selecteren zijn opgenomen, is die werkwijze niet octrooieerbaar. Ongeacht de aanwezigheid van aanvullende technische stappen, zoals selectie met genetische merkers.
De uitspraak was onderdeel van twee beroepsprocedures die waren ingesteld na de instandhouding van respectievelijk een octrooi op broccoli van Plant Bioscience tijdens oppositie door Unilever, en een octrooi op tomaat van de staat Israel tijdens oppositie door Syngenta en Limagrain. Beide octrooien claimden werkwijzen voor productie van nieuwe planten waarbij een kruising tussen verschillende soorten plaatsvond. Gevolgd door een technische stap voor het selecteren van planten met de gewenste eigenschap.
Uitsluiting
De octrooihouders wezen erop dat volgens Regel 26(5) EOV een werkwijze pas van wezenlijk biologische aard is als zij volledig bestaat uit natuurlijke fenomenen, zoals kruisen of selecteren. Verder meenden de octrooihouders dat kruisingen tussen planten van verschillende soort en selectiestappen van technische aard geen natuurlijke fenomenen waren. Ook om die reden zouden de conclusies moeten ontsnappen aan de uitsluiting van Artikel 53(b).
De Grote Kamer meende dat zij haar eigen interpretatie aan Artikel 53(b) moest geven, omdat de definitie van Regel 26(5) een inherente tegenstelling herbergde. Kruisen en selecteren waren immers geen voorbeelden van natuurlijke fenomenen, en traditionele veredeling is per definitie een menselijke handeling.
De conclusie van de Grote Kamer was dat het mengen van gehele genomen de waterscheiding moet vormen tussen octrooieerbare en niet-octrooieerbare werkwijzen. De uitsluiting kan niet worden omzeild door toevoeging van een technische stap, zelfs niet indien die stap genetische manipulatie betreft.
In het licht van eerdere jurisprudentie van het EOB is de verwachting dat “product-by-process”-conclusies toelaatbaar zullen blijven. En dat werkwijzen waarbij transformatie van plantencellen plaatsvindt, ook octrooieerbaar blijven, zolang daarbij geen kruising plaatsvindt. Technische methoden voor screening of selectie van planten, zoals met genetische merkers, blijven zelfstandig octrooieerbaar. Tenslotte kunnen planten zelf nog steeds worden geclaimd.