Op 19/1/06 heeft het Gerechtshof Amsterdam beslist in de merkenrechtelijke zaak tussen McDonald”s – houdster van een serie merken die beginnen met de letters “Mc”, zoals McDonald”s, McChicken, McDrive, etc. – en de eigenaar van een Amsterdamse smartshop.
Het door de smartshopeigenaar gedeponeerde merk “McSmart” voor rookkruiden, paddo”s en andere smartshopproducten, zat de fastfoodketen niet lekker. Zij had de oudste rechten en wilde daarbij niet met smartproducten worden geassocieerd.
Geen verband
De Rechtbank Utrecht, en nu ook het Hof in Amsterdam, hebben McDonald”s in het ongelijk gesteld. De rechtbank motiveerde haar uitspraak door te stellen dat het relevante publiek geen verband zal leggen tussen de beide merken. Het bestanddeel “Mc” is daartoe niet toereikend, omdat het in zoveel andere merken en handelsnamen voorkomt, terwijl “Smart” niet verwijst naar een fastfoodproduct of rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken. Er is onvoldoende overeenstemming en daardoor geen sprake van inbreuk.
Bestanddeel
Ook het Hof zag geen aanleiding uitsluitend naar het bestanddeel “Mc” te kijken. Mc mag niet dezelfde status als een zelfstandig woordmerk toegedicht krijgen. Ook argumentatie gericht op het seriemerk overtuigde het Hof niet. Naast het repeterende bestanddeel moet altijd ook naar het daaropvolgende deel van het merk worden gekeken. Het enkele feit dat een merkhouder zich van een repeterend bestanddeel (prefix) bedient, levert natuurlijk niet automatisch merkenrechtelijk relevante bekendheid van het merk op. Dat het publiek een verband zou leggen tussen beide merken, onderschreef het Hof ook al niet. Mc komtimmers in heel veel andere samenstellingen ook voor.