Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Hoe benutten kennisinstellingen en bedrijven hun IE optimaal?

Zowel kennisinstellingen als bedrijven verkeren vaak in onzekerheid over hoe zij intellectueel eigendom (IE) succesvol kunnen veiligstellen en exploiteren, welke juridische stappen nodig zijn en wie kan helpen.

Contractuele regelingen in de aanloop naar innovaties

In de loop van een innovatieproces ontstaat al vroeg de behoefte om geheime knowhow met anderen te delen. Zolang er geen samenwerkingsovereenkomst is gesloten, regelt een geheimhoudingsovereenkomst de geheimhoudingsverplichtingen en de omgang met de vertrouwelijke knowhow van de partner tijdens de precontractuele aanvang van zaken.

Een latere samenwerkingsovereenkomst waarborgt de partijen met betrekking tot de verwachtingen, de voortgang van de werkzaamheden, de omvang van de diensten, de termijnen en de beëindiging, de exploitatie van de werkresultaten en het IE dat reeds door de partijen in de samenwerking is opgenomen.

Juridische bescherming van innovaties

Als veelbelovende resultaten zichtbaar worden, moeten deze juridisch worden geborgd. De factor tijd is daarbij doorslaggevend, want het voorrangsbeginsel geldt: het recht dat het eerst wordt veiliggesteld, is het betere recht. Octrooien en gebruiksmodellen helpen om technische innovaties veilig te stellen; voor optische innovaties is een geregistreerd model een goed idee. Merk- en domeinregistraties ondersteunen u bij de marketing en communicatie van de innovatie.

Een allesomvattende bescherming kan worden bereikt door verschillende IE-rechten naast elkaar te laten registreren om de verschillende aspecten te dekken.

Commercialisering van IE

De meest voorkomende commercialisatiemodellen voor IE-rechten zijn de volgende:

  • De verkoop van IE-rechten
  • Het in licentie geven van de rechten aan een bestaand bedrijf of aan een nieuw op te richten spin-off bedrijf
  • Het in licentie geven aan een spin-off, gecombineerd met een participatie in de spin-off

Verkoop van IE-rechten

Bij een verkoop vindt een volledige overdracht plaats van eigendom van IE-rechten en/of geheime knowhow op basis van een koop- en overdrachtsovereenkomst.

In de aanloop naar de verkoop moet de marktwaarde van de IE-rechten worden bepaald. Daartoe bestaan verschillende benaderingen, waarbij ook rekening moet worden gehouden met fiscale overwegingen.

Na de contractuele overdracht van eigendom moet de nieuwe eigenaar in het register van elk land worden ingeschreven.

Licentiëring van IE-rechten aan een nieuw op te richten spin-off

In de conceptfase helpt het tijdig sluiten van een beperkte intentieverklaring om het oprichtingsidee vast te leggen en het oprichtende team planningszekerheid te geven.

In de daaropvolgende ontwikkelingsfase worden al concrete afwegingen gemaakt over IE-exploitatiestrategieën en vinden de eerste onderhandelingen plaats over de voorwaarden van een licentieovereenkomst.

In de oprichtingsfase komt de spin-off als rechtspersoon naar voren en kan deze daarmee in de positie van licentiehouder treden waarmee een licentieovereenkomst kan worden ondertekend. Indien wordt overeengekomen dat een spin-off in een later stadium de IE-rechten zal verwerven, kan naast de licentieovereenkomst een koop- en overdrachtsovereenkomst worden gesloten.

Licentieverlening aan een spin-off in combinatie met een belang in de spin-off

Dit licentiemodel is in trek omdat het de liquiditeit van de spin-off in een vroege fase vrijwaart. Juridisch wordt deze regeling gewaarborgd door een licentieovereenkomst in combinatie met een overeenkomstige verwerving van bedrijfsaandelen. De bedrijfsaandelen die in de loop van de commercialisering van het IE worden verworven, worden vaak verkocht om winst te maken na een beursgang of een verkoop van het bedrijf.

Waardering van de IE-portefeuille

Zowel de verwerving van bedrijfsonderdelen als de verkoop vereisen een deskundige waardering van de IE-portefeuille. V.O. heeft hiervoor een model ontwikkeld in samenspraak met een octrooiwaarderingsspecialist. Dit model is gebaseerd op een gestandaardiseerde aanpak van de Oostenrijkse belastingdienst om octrooien als immateriële activa op de bedrijfsbalans te waarderen. Een dergelijke waardering is bedoeld als een onderbouwde schatting van de waarde, op basis van een veelheid aan parameters die de waarde beïnvloeden, zonder elk van die parameters inhoudelijk diepgaand te verifiëren of te analyseren. De aanpak houdt dus het midden tussen die van de grote gespecialiseerde kantoren, en die van een online schatting.

De opzet van het model is om door middel van een enkele vragenlijst de belangrijkste financiële en juridische parameters van het octrooi of de aanvrage te achterhalen. Het betreft een model dat uitgaat van te verwachten toekomstige omzetten en kosten (‘income approach’), waarbij zowel technologische als juridische risico’s meegewogen worden. De informatie waarop de waardering berust komt primair bij de cliënt vandaan.

Het model neemt niet in aanmerking de unieke individuele aspecten van elk octrooi, of de unieke (markt- of product)situatie. Ook wordt er geen diepgravende financiële check gedaan op kasstromen of marktposities, of een inhoudelijke juridische beoordeling van geldigheid, of octrooispecifieke vragen per jurisdictie.

Voordeel aan deze aanpak is dat het een goede indicatie biedt van de waarde, terwijl de kosten navenant lager zijn dan van een gespecialiseerde analyse, die diepgaander is.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met een van onze experts. V.O. is uw partner in alle IE-aangelegenheden en biedt ondersteuning bij alle stappen van de creatie, bescherming en inzet van uw IE.

Bekijk ook deze experts

Martin Klok

Martin Klok

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde
  • Senior Associate
Raquel Alvarez

Raquel Alvarez

  • Europees en Benelux merken- en modellengemachtigde
  • Associate
Meer experts