Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Is opt-out verstandig?

Opt Out

Het nieuwe Unified Patent Court (UPC) wordt ook gebruikt voor de gewone Europese octrooien. Het bijbehorende risico van vernietiging-in-één-klap van het octrooi in alle aangesloten landen kan worden uitgesloten via een zogenaamde opt-out regeling. Maar is dit ook de juiste weg? Drie octrooigemachtigden van V.O. geven antwoord.

Universiteiten en kennisinstellingen
Voor universiteiten en kennisinstellingen geldt dat deze hun vindingen bij voorkeur verkopen of uitlicentiëren, hetzij aan commerciële marktpartijen, hetzij aan uit henzelf voortkomende start-ups. Zij zullen zelf zo min mogelijk betrokken willen raken bij gerechtelijke octrooiprocedures. Alleen al om alle keuzes open te houden is een opt-out aan te raden. Indien nodig kan later via een opt-in de licentienemer, zeker in het geval van een exclusieve licentie, de gelegenheid geboden worden om een zaak voor het UPC te starten. Licentiecontracten, ook bestaande, zullen hierop moeten worden nagekeken en eventueel aangepast.

Bart van Wezenbeek 
Europees octrooigemachtigde

Kleine en middelgrote ondernemingen (MKB)
Puur vanuit een kostenperspectief is het niet voordelig om voor een opt-out te gaan, omdat afzonderlijke inbreuk- en nietigheidsprocedures in verschillende Europese landen de kosten aanzienlijk doen stijgen. En dat is met name belangrijk voor het MKB. De jurisprudentie is, daarentegen, nog niet gevestigd en de kwaliteit van het UPC is onbekend. Met één beslissing kan het patent verloren gaan in alle aangesloten landen. Als een patent sterk is, dan is het risico laag. Voor kernpatenten en zwakke patenten kan het verstandig zijn om voor een opt-out van het UPC te kiezen, ongeacht of de octrooihouder een MKB’er is of een multinational. Elke zaak kan het beste afzonderlijk bekeken worden alvorens tot een beslissing te komen.

Bettina Hermann
Europees octrooigemachtigde

Multinationals
Voor multinationals is het in stand houden van de belangrijkste octrooien cruciaal. Wanneer niet voor opt-out wordt gekozen bestaat het risico dat met één rechtsgang een bundel nationale octrooien in één keer wordt vernietigd. Zeker nu de jurisprudentie van het nieuwe UPC zich nog moet ontwikkelen, is het veiliger om te kiezen voor de diverse nationale rechtbanken. Wanneer een derde partij de bundel nationale octrooien wil vernietigen, dan zal deze in al die landen bij de nationale rechtbanken nietigheidsprocedures moeten aanspannen. Dit is zeker vanuit kostenoverwegingen een zware beslissing. Dus is aan te raden om voor de Europese octrooien gebruik te maken van de opt-out regeling.

Herman Witmans
Europees octrooigemachtigde

Bekijk ook deze experts

Henri van Kalkeren

Henri van Kalkeren

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde
  • Senior Associate
Jasper Groot Koerkamp

Jasper Groot Koerkamp

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde
  • Partner
Meer experts