De rechtspositie van houders van een bekend merk is versterkt door een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (Hof).
De houder van een bekend merk kan nu ook optreden wanneer een derde probeert te profiteren van de reputatie van dat bekende merk zonder daarvoor een vergoeding te betalen aan de merkhouder. Of er daadwerkelijk schade is geleden, is hierbij niet van belang. Dit is een opmerkelijke overwinning, want vorig jaar leek het Hof de houders van bekende merken juist te hebben opgezadeld met een bijzonder zware bewijslast om met succes te kunnen optreden.
Imitatieluchtjes
Kleinhandelaars ontvingen van Malaika Investments en Starion International vergelijkingslijsten, waarop goedkope imitaties van luxeparfums werden aangeboden. Onder andere de merken TRÉSOR en MIRACLE waren vermeld, om aan te geven van welke parfums imitaties werden verkocht. L”Oreal en Lancôme, houders van diverse registraties van de merken TRÉSOR en MIRACLE, maakten voor het Engelse High Court of Justice bezwaar tegen het gebruik van hun merken op deze vergelijkingslijsten. Zij werden daarop in het gelijk gesteld. In hoger beroep vroeg het Engelse Court of Appeal het Hof vervolgens om uitleg van het wettelijke begrip "ongerechtvaardigd voordeel", dat door de inbreukmaker moet worden getrokken uit de reputatie van het bekende merk, wil de merkhouder met succes bezwaar kunnen maken.
Gebruik als merk
Naar voren kwam onder andere de vraag of het gebruik van de merken TRÉSOR en MIRACLE in vergelijkingslijsten “een vorm van vergelijkende reclame” als merkgebruik kon worden beschouwd. Het Hof oordeelde dat de merken TRÉSOR en MIRACLE in de lijsten niet alleen ter beschrijving van de beschikbare imitatieluchtjes dienden, maar ook vooral voor eclamedoeleinden werden gebruikt. En dus was er volgens het Hof sprake van merkgebruik, dat vergelijkende reclame te buiten ging. Nu dit merkgebruik op ongeoorloofde wijze plaatsvond, konden L”Oreal en Lancôme bezwaar maken.
Meeliften
Vervolgens bepaalde het Hof dat het wettelijk vereiste “ongerechtvaardigd voordeel” trekken uit een bekend merk niet in verband dient te worden gebracht met daadwerkelijke schade voor de houder van een bekend merk. Van een ongerechtvaardigd voordeel is sprake wanneer de inbreukmaker meelift met de bekendheid van een merk om van de reputatie daarvan te profiteren, zonder daarvoor een vergoeding aan de merkhouder te betalen, die op zijn beurt juist wél kostbare inspanningen heeft verricht om de goodwill in het merk op te bouwen.
Conclusie
Deze uitspraak heeft tot gevolg dat het voor de houder van een bekend merk makkelijker is geworden om op te treden, aangezien hij niet meer hoeft te bewijzen dat hij daadwerkelijk schade lijdt door het gebruik door derden van een merk dat identiek is aan of overeenstemt met zijn eigen merk. Bovendien heeft het Hof met deze uitspraak erkend dat het merk, naast de herkomstfunctie, ook een investeringsfunctie kent, waaraan geen afbreuk mag worden gedaan en die ook gewaarborgd dient te blijven.
De achterstand die de houder van een bekend merk vorig jaar leek te hebben opgelopen door zijn schade te moeten aantonen, heeft hij met deze uitspraak van het Hof weer ingelopen.