Eerder deze zomer heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (Hof) beslist dat het gebruik van een merk in AdWords niet zonder meer is toegestaan.
Het gebruik van andermans merk door middel van het opgeven van dat merk als AdWord wordt daadwerkelijk als merkgebruik gezien. Het is inbreukmakend wanneer de advertentie afbreuk doet aan de herkomstfunctie van het betreffende merk.
AdWords
Via Google kunnen adverteerders willekeurige zoekwoorden selecteren om internetgebruikers naar een bepaalde website of advertentie te lokken. De daaruit voortvloeiende advertenties komen ofwel bovenaan de zoekresultaten tevoorschijn, ofwel rechts naast de resultatenlijst.
Merken in advertenties
Het noemen van een merk in reclame is niets nieuws en kan zelfs noodzakelijk zijn om producten of diensten aan de man te brengen. Hierbij kan niet alleen worden gedacht aan reclamefolders, maar ook aan bedrijven die zich vooral richten op de verkoop van tweedehands artikelen, bijvoorbeeld autodealers. In het verleden is al geoordeeld dat reclame maken door het adverteren van een merk is toegestaan, zolang dit in overeenstemming is met de gebruiken in de betreffende branche en de wijze van adverteren geen ernstige reputatieschade berokkent
aan het merk in kwestie.
Door het succes van internet hebben merkhouders ook te kampen met marktaanbieders die AdWords gebruiken om onder hun merknaam online concurrerende producten en diensten aan te prijzen, waardoor de aandacht van de eigenlijke merkhouder wordt afgeleid. Lange tijd heeft er in de rechtspraak onzekerheid bestaan over de juridische kwalificatie van deze werkwijze, tot grote frustratie van merkhouders.
Nieuwe uitspraken
De toelaatbaarheid van AdWords is in twee recente uitspraken aan de orde geweest. Opmerkelijk is dat het Hof heeft overwogen dat het aanwijzen van andermans merk als AdWord daadwerkelijk wordt aangemerkt als merkgebruik. Dat is wettelijk vereist om een inbreuk hard te maken.
De kwalificatie “merkgebruik” op zich is niet zonder meer inbreukmakend. Immers, in sommige gevallen is het noodzakelijk om een merk te noemen, zoals in het geval van de bovengenoemde tweedehands-autodealer. Daarom heeft het Hof vastgesteld dat indien aan de herkomstfunctie van het merk afbreuk wordt gedaan, er sprake is van inbreuk. Dit is het geval wanneer de internetgebruiker door de advertentie in de veronderstelling kan verkeren dat er een commerciële(en dus niet concurrerende) relatie bestaat tussen merkhouder en adverteerder.
Hoewel merkhouders onder deze beperking nog steeds niet zonder meer met succes actie zullen kunnen nemen tegen Google AdWords, is er wel meer duidelijkheid ontstaan over de mogelijkheden hiertoe.