In de VS is een van de vereisten waar de conclusies van een octrooiaanvraag op worden getoetst of deze materie bevatten die in aanmerking komen voor octrooiering. Niet octrooieerbaar zijn abstracte ideeën (zoals wiskundige algoritmes), natuurwetten en natuurlijke verschijnselen. Op basis van jurisprudentie van het Amerikaanse Hooggerechtshof (Supreme Court) en de federale rechtbank is een paar jaar geleden door het Amerikaanse Octrooibureau (USPTO) een test ontwikkeld voor onderzoekers (examiners) om te toetsen op octrooieerbaarheid. Onlangs verschenen nieuwe richtlijnen voor deze test die mogelijk zorgen voor verlichting. Octrooigemachtigde Marijke Westra bestudeerde de mogelijkheden.
Wat was destijds de gedachtegang achter deze jurisprudentie in de Verenigde Staten?
De gedachte is dat deze onderwerpen – abstracte ideeën en natuurwetten en-verschijnselen – de basis vormen van veel wetenschappelijk en technologisch onderzoek. Octrooien voor dergelijke uitvindingen zouden innovatie eerder remmen dan bevorderen. Marijke Westra: ‘Deze gedachtegang is in de VS verder doorgevoerd dan in Europa en heeft ertoe geleid dat veel aanvragen werden afgewezen. Bijvoorbeeld als het gaat om diagnostische werkwijzen en computer-gerelateerde vindingen.’
Wat is het belang van deze richtlijnen en wat staat er in de nieuwe richtlijnen?
Het USPTO wil met de nieuwe richtlijnen, gepubliceerd op 7 januari 2019, onzekerheid wegnemen bij uitvinders waardoor er een zekere mate van voorspelbaarheid en consistentie is als het gaat om de verlening van octrooien. Daarvoor is ook de test met vragen die examiners doorlopen bij octrooiaanvragen aangepast. In de oude test was de eerste vraag: is de claim gericht op een van de bovengenoemde uitzonderingen? Zo ja, dan volgde een afwijzing, tenzij er verder niet-conventionele elementen in de claim stonden. In de nieuwe richtlijnen is deze vraag uitgebreid met de vraag of de vinding is geïntegreerd in een praktische toepassing. Zo ja, dan komt de vinding wel in aanmerking voor octrooieering.
Biedt dit nieuwe kansen?
De verwachting is dat het aantal afwijzingen op deze grond nu af zal nemen, maar hoe groot dat effect zal zijn is nog de vraag. Marijke Westra: ‘Er is nog veel onduidelijk. Er is bijvoorbeeld geen definitie van een praktische toepassing gegeven in de richtlijnen. Bovendien is er ook de verwachting dat een praktische toepassing beperkt zal worden uitgelegd door de examiners. Dit onderwerp gaat hoe dan ook discussie opleveren. Nog een kanttekening: de richtlijnen zijn bindend voor examiners van het USPTO, maar niet voor een rechter als de geldigheid van een verleend octrooi later betwist wordt.’
Hoe zou het kunnen werken straks?
Heb je een voorbeeld van iets dat mogelijk in de toekomst wél wordt toegestaan door de examiners? Westra: ‘Een voorbeeld van octrooieerbare praktische toepassingen die in de nieuwe richtlijnen worden weergegeven zijn medische behandelings- en preventiemethoden. Een ander voorbeeld is een element dat een verbetering in het functioneren van een computer weerspiegelt.’
Hoe kijk jij ertegenaan?
‘Het idee dat er in de VS weinig meer kan, klopt niet’ vervolgt ze, ‘en wordt met deze richtlijnen mogelijk nog iets bijgesteld. Vanzelfsprekend gaan we hierover graag met klanten in gesprek en kunnen we aan de hand van de richtlijnen een betere inschatting maken of de uitvinding, of een onderdeel daarvan, octrooieerbaar is in de VS. Dat zal dan nauw samenhangen met de wijze waarop je zaken claimt en omschrijft.’
