Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Uw Europees octrooi: wel of geen opt-out?

Wanneer het unitair octrooi en het Unified Patent Court (UPC) op 1 juni van dit jaar in werking treden, kunnen alle Europese octrooien betrokken worden in een handhavingsprocedure bij deze nieuwe Europese octrooirechtbank. Deze rechtbank beslist dan in één keer over handhavings­maatregelen en nietigheidsprocedures in alle 17 EU-landen.

Dit plaatst houders van een bestaand Europees octrooiportfolio voor de keuze: opt-outof niet? Peter de Lange en Frits Schut, octrooigemachtigden bij V.O., lichten dit toe.

Unified Patent Court: ook voor bestaande octrooien

Vanaf 1 juni 2023 beslist het UPC niet alleen over de nieuwe unitaire octrooien, maar ook over bestaande Europese octrooien die al vóór 1 juni 2023 verleend zijn en over Europese octrooien die na 1 juni 2023 als klassieke Europese octrooien worden gevalideerd. Het UPC beslist dus, in beginsel, over alle Europese octrooien. Als het UPC oordeelt dat een octrooi ongeldig is, geldt dat voor alle 17 EU-landen die het UPC erkennen, waaronder Nederland, Duitsland en Frankrijk. De Lange: “Omdat dit een ingrijpende verandering is, is er voorzien in een overgangsregeling: octrooihouders kunnen een opt-out indienen voor hun octrooi. Voor een octrooi met een opt-out verandert er niets en beslissen alleen de nationale rechtbanken over inbreuk op en geldigheid van dat octrooi”. Een opt-out is niet mogelijk voor een unitair octrooi.

“Aanvankelijk vonden we het deelnemen in het UPC systeem met onze portfolio wel een goed idee, maar bij nader inzien lijken de risico’s niet op te wegen tegen de voordelen – wij kiezen dus voorlopig voor opt-out.”

Opt-out indienen voor bestaande octrooien?

“Opt-outs kunnen inmiddels worden ingediend in ieder geval tot 2030, voor zowel bestaande als toekomstige Europese octrooien en aanvragen. Echter, als een concurrent na 1 juni van dit jaar een procedure start tegen het octrooi bij het UPC, dan is een opt-out niet meer mogelijk”, aldus De Lange. “Alle octrooihouders doen er daarom goed aan om hier vóór 1 juni bij stil te staan. De octrooigemachtigden van V.O. geven hier graag advies over”.

Of een opt-out de beste keuze is voor een Europees octrooi hangt af van veel factoren. Schut: “De belangrijkste is misschien wel de balans tussen de moge­­lijkheid om snel op te treden tegen inbreuk­makers in meerdere landen en het risico dat het octrooi in één keer ongeldig wordt verklaard”. Aan de andere kant zit je niet vast aan een opt-out. “Het octrooi kan in tweede instantie alsnog onder de bevoegdheid van het UPC worden gebracht met een zogeheten ‘opt-in’, tenzij er procedure bij een nationale rechtbank loopt”.

Lees meer over het UPC via vo.eu/upc.

Een bijdrage van

Portretfoto van Peter de Lange

Peter de Lange

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Senior Associate
Portretfoto van Frits Schut

Frits Schut

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde
  • Partner

Bekijk ook deze experts

Dirk de Jong

Dirk de Jong

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde
  • Senior Associate
Joris Goetze

Joris Goetze

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde
  • Associate
Meer experts