Het nieuwe unitair octrooi en het bijbehorende gerechtshof (Unified Patent Court, UPC) zullen naar verwachting op 1 juni 2023 in werking treden. De nieuwe unitair octrooi- en UPC-regels hebben direct gevolgen voor bestaande en nieuwe licentieovereenkomsten. Het is zaak om uw licentieovereenkomsten na te (laten) kijken. De meest in het oog springende aandachtspunten zetten we hieronder kort op een rij.
Procedures
Onder de nieuwe regels kunnen houders van exclusieve licenties van zowel Europese als unitaire octrooien voortaan een inbreukprocedure bij het UPC aanhangig maken. Een houder van een exclusieve licentie die een rechtsvordering instelt moet de octrooihouder daarover vooraf informeren, maar de octrooihouder kan de licentienemer niet tegenhouden. Wanneer het niet de bedoeling is dat een exclusieve licentienemer zelfstandig procedures kan aanspannen, kunnen daarover afspraken worden gemaakt in de licentieovereenkomst. Niet-exclusieve licentienemers kunnen geen inbreukprocedure bij het UPC instellen, tenzij er iets anders in de licentieovereenkomst is of wordt vastgelegd.
Voeging
Onder de nieuwe UPC-regels kan de octrooihouder zich altijd voegen in een procedure die door een licentienemer is gestart. Indien de contractspartijen die mogelijkheid willen uitsluiten, moet dat ook in de licentieovereenkomst worden geregeld.
Onttrekking aan bevoegdheid UPC (Opt-out)
De octrooihouder, maar ook de mede-eigenaar van een octrooi, hebben het recht om een opt-out aan te vragen. Het gevolg van een dergelijke opt-out is dat eventuele procedures met betrekking tot bestaande Europese octrooien niet door het UPC kunnen worden behandeld; alleen de nationale rechter blijft dan bevoegd. De opt-out geldt in principe voor de gehele looptijd van het octrooi, maar kan later worden herroepen. Indien de octrooihouder een opt-out verzoek doet, kan een exclusieve licentiehouder naar Nederlands recht – in tegenstelling tot het bovenstaande – niet meer zelfstandig een procedure beginnen. Dit is in andere landen anders geregeld. Naar Duits en Belgisch recht zouden exclusieve licentienemers in geval van een opt-out nog wel zelfstandig een procedure mogen starten.
Samenloop/blokkade
Een opt-out is niet meer mogelijk als er een procedure bij het UPC is ingesteld.
Samenvattend: om ongewenste situaties te voorkomen, moeten partijen hun licentieovereenkomsten nu naslaan en voor de toekomst duidelijke regels opnemen met betrekking tot de keuze van de eigenaar of mede-eigenaar van een octrooi om een opt-out te vragen, en met betrekking tot de mogelijkheden voor de licentienemer om zelfstandig een procedure te starten.
Territoir
Partijen bij een licentieovereenkomst moeten zich er ook bewust van zijn dat een unitair octrooi – mededingingsrechtelijke belemmeringen daargelaten – in licentie kan worden gegeven voor het gehele grondgebied, of slechts voor een deel ervan. Een unitair octrooi kan overigens niet worden overgedragen voor slechts een aantal landen.
Toepasselijke recht
Ook onder de nieuwe UPC-regels kunnen partijen zelf kiezen welk recht van toepassing is op de licentieovereenkomst. De geldigheid en de rechtsgevolgen van de licentie, alsmede de vraag of de licentie blijft bestaan indien het octrooi wordt overgedragen, worden echter bepaald door het recht dat volgens de nieuwe wetgeving op het octrooi van toepassing is. Dat is het recht van de verdragsluitende staat waar de aanvrager van het octrooi is gevestigd of waar hij zijn zetel heeft op de datum waarop de aanvraag wordt ingediend. Als dat niet duidelijk is, of als het betrokken land niet onder het grondgebied van het unitair octrooi valt, is het Duitse recht van toepassing.
Samenvattend: partijen die een licentieovereenkomst hebben gesloten, moeten bedenken of zij het territoir willen aanpassen en goed nagaan welk recht van toepassing zal zijn op het (unitaire)octrooi, of dat recht (ook) van toepassing is op de licentie en of er aan eventuele aanvullende eisen moet worden voldaan, zoals bijvoorbeeld de verplichting om de licentie in te schrijven.
Lees ook ons Dossier over UPC en UP.
