De EU-merkenwetgeving is onlangs flink gemoderniseerd. Een efficiëntere en consistentere wetgeving voldoet niet alleen beter in het huidige (internet)tijdperk, maar draagt ook bij aan een beter samenhangend geheel van procedures binnen Europa.
Voor de merkhouder zijn daarin de volgende wijzigingen interessant:
1. Allereerst de benaming. De aanduidingen ‘Gemeenschapsmerk’ of ‘CTM’ (Community Trade Mark) worden vervangen door ‘EU-merk’ (European Union Trademark). Daarnaast wordt ook de naam van de organisatie aangepast: ‘OHIM’ oftewel ‘EU-merkenbureau’ wordt vervangen door ‘EU Bureau voor de Intellectuele Eigendom’ (European Union Intellectual Property Office).
2. De verschuldigde taksen bij een merkdepot en vernieuwing worden per klasse berekend en die voor aanvragen en vernieuwingen worden gelijkgesteld. Voor een merkdepot in 1 klasse betekent dit een lichte daling; de nieuwe taksen voor een vernieuwing in 1 klasse worden sterk verlaagd.
3. Drie jaar geleden werden de vereisten voor de warenomschrijving al strikter nadat het ‘IP-Translator arrest’ werd gewezen. Die rechtspraak wordt nu doorgevoerd in de wet. Merkhouders van een EU-merk van voor 22 juni 2012 (de dag van deze uitspraak) kunnen door middel van een verklaring aangeven dat hun depot indertijd alle producten in die aangevraagde klasse dekte. In de huidige wetgeving, daarentegen, geldt bescherming alleen voor ‘hetgeen er staat’.
4. In een oppositie kan de aanvrager de opposant verzoeken bewijs van gebruik te leveren indien het merk waar opposant zich op beroept meer dan vijf jaar oud is. Die datum werd altijd gecalculeerd als de vijf jaar voorafgaand aan publicatie van het depot. Dat wordt aangepast in de vijf jaar voorafgaand aan de datum van het depot.
5. Merkbescherming in de EU kan niet alleen worden verkregen door een direct EU-merkdepot, maar ook door aanwijzing van de EU in een Internationale aanvraag (IR). Nadeel van die laatste optie was dat de procedure aanzienlijk langer duurde omdat de publicatie veel later was. Dat wordt aangepast: voortaan zal er niet veel tijdsverschil meer zijn tussen de procedure van een EU-merk en een aanwijzing van de EU in een IR.
6. Optreden tegen namaakgoederen in transit wordt een stuk gemakkelijker doordat de bewijslast wordt verschoven naar de inbreukmaker.
7. Een doorhalingsactie wegens niet-gebruik van een merk of een nietigheidsactie (bijvoorbeeld op grond van kwader trouw of oudere rechten) kan nu nog uitsluitend aan de rechter worden voorgelegd. De aankomende wetgeving bepaalt dat de nationale Bureaus (dus bijvoorbeeld het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom) hiervoor eigen procedures moeten opzetten, die naar verwachting sneller en goedkoper kunnen worden doorlopen.
Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en de inwerkingtreding van deze onderwerpen en adviseren u graag verder over wat dit kan betekenen voor uw merken.
