Hieronder vindt u antwoord op de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact op met een van onze experts of stuur uw vraag in via het contactformulier.
Veelgestelde vragen
Om te voldoen aan de voorwaarden voor octrooiering moet een vinding nieuw en inventief zijn ten opzichte van alles wat publiek bekend (openbaar) is. Een presentatie van een vinding zonder geheimhoudingsovereenkomst is dus in beginsel een openbaarmaking en kan dan octrooiering in de weg zitten.
Soms kan een geheimhoudingsovereenkomst impliciet zijn, bijvoorbeeld bij een interne presentatie binnen een bedrijf.
Bovendien bestaat in sommige landen, bijvoorbeeld de VS, een beperkte uitzondering voor de nieuwheidsschadelijkheid van een openbaarmaking door de uitvinder zelf. In die landen kan een uitvinder die zijn werk heeft gepubliceerd, nog gedurende een beperkte tijd (meestal tot een halfjaar of een jaar) na de openbaarmaking een aanvrage voor octrooi indienen. Deze tijd wordt ook wel ‘grace period’ genoemd. Voor Europese aanvragen zijn er een tweetal uitzonderlijke situaties waarvoor een ‘grace period’ bestaat: (i) een openbaarmaking die het gevolg is van een evident misbruik jegens de aanvrager en (ii) een openbaarmaking op een daarvoor erkende tentoonstelling.
Wat precies als publieke presentatie wordt gezien en onder welke omstandigheden een beroep kan worden gedaan op een impliciete geheimhoudingsovereenkomst of op de ‘grace period’ is afhankelijk van de jurisdictie waarin octrooi is aangevraagd.
Een octrooi biedt een recht om de geoctrooieerde uitvinding te handhaven tegen derden. Die bescherming is vaak het meest wenselijk in landen waar de aanvrager actief is.
Als de uitvinding een product is, dan is het wenselijk als dit product niet door derden in de aanvragers huidige of toekomstige afzetmarkt verkocht kan worden. Dat zijn dan ook de landen waar een octrooi wenselijk zou zijn. Denk ook aan landen met bijvoorbeeld havens waar veel producten overgeslagen worden, waarmee men vaak extra bescherming kan creëren in een heel achterland.
Een andere veel gebruikte strategie is octrooibescherming te nemen in een land waar de concurrentie zijn productiefaciliteit heeft.
Als de uitvinding een werkwijze is, dan is bescherming wenselijk waar een concurrent die werkwijze zou kunnen uitvoeren. Als de concurrent in land X produceert en de aanvrager in Nederland, België of Duitsland, dan is vaak bescherming in zowel land X als in Nederland, België of Duitsland wenselijk. Soms zijn concurrenten erg gebonden aan een locatie, en dan kan bescherming op die locatie voldoende zijn. Maar als er makkelijk uitgeweken kan worden, geldt dat minder.
Een eenvoudig antwoord op deze vraag bestaat dus niet. Het is geheel van de situatie afhankelijk waar een octrooi het meeste nut heeft. Over het algemeen wordt er een afweging gemaakt tussen kosten en plaatsen waar bescherming het meest zinvol is.
Dat kan. Het is wel belangrijk te beseffen dat een octrooiaanvraag een juridisch document is, dat technische kennis zeer nauwkeurig omschrijft met het doel deze kennis om te zetten in een (zo breed mogelijk) recht. Zoals voor elk juridisch document geldt ook voor een octrooiaanvraag dat deze aan allerlei eisen moet voldoen. De octrooiverleningsprocedure duurt vaak jaren en het is niet mogelijk om later nieuwe aspecten aan de aanvraag toe te voegen. Bij indiening moet de uitvinding dus accuraat zijn beschreven. Daarvoor gelden een aantal basisregels ten aanzien van de vorm en wijze van formuleren, die een octrooigemachtigde zich eigen heeft gemaakt. Zonder ervaring in de juiste wijze van het omschrijven van de technische kennis waarop octrooi wordt aangevraagd, is de kans groot dat na een jarenlange verleningsprocedure blijkt dat de tekst niet voldoet. Bijvoorbeeld omdat de aanvraag niet meer het gewenste product of proces beschermt, of dat geen octrooi kan worden verkregen omdat de uitvinding niet nawerkbaar is beschreven, zelfs als de uitvinding als zodanig aan alle materiële eisen zou voldoen.
Nee, dat kan niet. Wel is in vrijwel alle landen ter wereld octrooibescherming mogelijk. Voor de overgrote meerderheid van deze landen kan initieel een internationale aanvraag (PCT-aanvraag) worden ingediend, waaruit na maximaal 30 maanden een nationale/regionale verleningsprocedure in gang kan worden gezet om in individuele landen of regio’s (bijv. Europa) bescherming te verkrijgen. Het is wel van belang van tevoren vast te stellen in welke landen men precies octrooi wenst; sommige landen (bijvoorbeeld Argentinië, Bolivia, Suriname, Congo en Ethiopië) kan men niet via de PCT bereiken. Voor andere landen (bijv. België en Nederland ) is vanuit de internationale aanvraag alleen bescherming mogelijk via de centrale Europese route.
Het gebeurt echter zelden dat iemand een octrooi in alle landen ter wereld aanvraagt. Octrooi krijgen en houden is immers een kostbaar proces, en deze kosten moeten kunnen worden terugverdiend. Wanneer men bescherming heeft in de belangrijkste gebieden waar de uitvinding (of het daaruit voortvloeiende product) toegepast wordt, dan is dit vaak afdoende.
Een goede vuistregel is dat men alleen octrooieert wanneer men met de rechten van het octrooi winst verwacht te genereren die tenminste de kosten van het octrooi dekt. Het is dan ook van groot belang om een inschatting te maken van de commerciële waarde van de uitvinding. Indien deze groot genoeg is, ligt octrooieren voor de hand.
Uiteraard kunnen ook andere overwegingen meespelen, zoals een behoefte aan financiering; octrooirechten helpen vaak bij het aantrekken van investeerders en kunnen als onderpand dienen bij het verkrijgen van een lening bij een bank.
Wat ook meespeelt is de vraag hoe lang bescherming gewenst is en of geheimhouding gedurende langere tijd mogelijk is. Octrooirecht leidt tot maximaal twintig jaar bescherming, terwijl geheimhouden in principe oneindig volgehouden kan worden. Daarnaast is er de vraag of geheimhouding in de praktijk ook leidt tot afdoende bescherming en wat bij geheimhouding de risico’s zijn als de vinding door een derde geoctrooieerd gaat worden.
Dat is afhankelijk van de situatie. Over het algemeen geldt “hoe sneller hoe beter”, omdat de uitvinding nieuw en inventief moet zijn om haar te kunnen octrooieren. Hoe sneller men een aanvraag indient, hoe kleiner de kans dat kennis erover openbaar wordt of dat een concurrent die onafhankelijk min of meer hetzelfde uitvindt eerder een octrooiaanvraag heeft ingediend. Echter geldt - zeker op het gebied van de chemie en life sciences - dat het gunstig is wanneer er op het moment van aanvragen een goede onderbouwing is van de voordelen van de uitvinding en de toepassing ervan. Aan een octrooiaanvraag kan later niets inhoudelijks worden toegevoegd. Daarom dient op het moment van aanvragen voldoende bekend te zijn hoe de verschillende kenmerken samenhangen en welke toepassingsgebieden interessant zijn. Octrooiaanvragen met een speculatief karakter, zonder onderbouwing, kunnen worden afgewezen op grond van een gebrek aan nawerkbaarheid dan wel inventiviteit.
Een octrooi is een verbodsrecht. Men kan met een octrooi dus anderen beletten de uitvinding toe te passen, maar men heeft met het octrooi niet automatisch zelf het recht de geoctrooieerde uitvinding toe te passen. Het geoctrooieerde product kan bijvoorbeeld inbreuk maken op octrooien van derden, in welk geval het product niet vrij vermarkt kan worden. Het is aan te bevelen een 'rechten van derden'-onderzoek te (laten) doen, om vast te stellen of het product mogelijk inbreuk maakt op andermans rechten.
In Duitsland zijn bedrijven verplicht de markt in de gaten te houden, wat onder meer inhoudt dat deze bedrijven de IE-rechten van derden die mogelijk relevant zijn voor hun eigen producten en werkwijzen, moeten identificeren en analyseren.
Voor het doen van een aanvraag, is het nodig een schriftelijke aanvraag voor octrooi op te (laten) stellen en in te dienen bij een octrooiverlenende instantie. Daarvoor is een beschrijving van de uitvinding nodig. Deze beschrijving moet de vakman in staat stellen de uitvinding na te werken. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van praktische voorbeelden en/of tekeningen. Verder moeten in de aanvraag een of meer zogeheten octrooiconclusies worden opgenomen, die de gewenste beschermingsomvang van de uitvinding bepalen. Een verder vereiste is een uittreksel van de aanvraag. Tenslotte dient uit de aanvraag duidelijk te zijn dat er een octrooi wordt aangevraagd. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een door de octrooiverlenende instantie beschikbaar gesteld formulier waarin men aanduidt dat men een octrooi wenst op basis van de bijgevoegde stukken (de hiervoor genoemde beschrijving, conclusies e.d.). Daarnaast dienen alle benodigde taksen te worden voldaan. Deze zijn afhankelijk van het land of de regio waar de aanvraag ingediend wordt.
Afhankelijk van waarvoor er octrooi wordt aangevraagd, kunnen er aanvullende vereisten zijn. Bevat de aanvraag sequenties van nucleotiden of aminozuren? Dan dient de beschrijving een lijst van deze sequenties te bevatten. Een aanvraag die niet aan de vereisten voldoet, wordt geweigerd.
Verder is het ook belangrijk dat men formeel het recht heeft de aanvraag in te dienen. Dat recht heeft men in beginsel wanneer men de uitvinder is. Of dit in de praktijk ook het geval is, hangt af van de specifieke situatie en nationaal recht. Volgens de Nederlandse en Duitse wet, bijvoorbeeld, gaat het recht voor werknemers in dienstverband, als het doen van uitvindingen tot hun werkzaamheden behoort, in principe over op de werkgever. In Duitsland wordt dit geregeld door de Wet op de Werknemersuitvindingen, die overigens ook een bezoldigingsrichtlijn bevat. Het is van belang goed gedocumenteerd te hebben hoe men rechthebbende is; dit hoeft men niet aan te tonen bij het indienen van de aanvraag, maar gebrekkige of ontbrekende documentatie kan later wel leiden tot disputen over wie rechthebbende is of zelfs tot ongeldigheid van het octrooi.
Het is aan te bevelen advies in te winnen van een octrooigemachtigde, een specialist in alle inhoudelijke en procedurele aspecten die bij het aanvragen van octrooi komen kijken.
Octrooiverleningsprocedures kunnen een aanzienlijke investering zijn. Aangezien een octrooi in essentie een nationaal recht is, dient zowel de verleningsprocedure als de instandhouding in elk land afzonderlijk afgewikkeld te worden.
In de eerste plaats zijn er kosten voor het opstellen en indienen van de aanvraag. Vaak liggen deze tussen de 6.000 en 10.000 euro, inclusief officiële taksen. In sommige landen, waaronder Nederland en België, hoeven er gewoonlijk geen verdere kosten gemaakt te worden tot aan verlening. Na verlening zijn wel jaarlijks zogeheten instandhoudingstaksen verschuldigd.
In veel landen, waaronder Duitsland, volgt echter een verleningsprocedure, met verdere kosten.
Wie octrooibescherming wenst in meerdere Europese landen, kiest meestal voor een zogeheten Europees octrooi. Dit is een kostenefficiënte en uniforme verleningsprocedure die centraal verloopt via het Europees Octrooibureau. Deze procedure geldt voor alle landen die zijn aangesloten bij het Europees Octrooiverdrag. Kosten voor het opstellen en indienen van de aanvraag en de procedure tot en met verlening kunnen sterk uiteenlopen, afhankelijk van de complexiteit en de duur van de procedure. Voor een Europese verleningsprocedure bedragen deze kosten gemiddeld ca. 20.000 euro. Na verlening van een Europees octrooi moet men kiezen in welke van de aangesloten landen het octrooi van kracht moet worden, waarvoor dan de benodigde formaliteiten worden afgehandeld (de zogenoemde validatie). Voor veel landen is bijvoorbeeld de vertaling van het octrooi of althans de octrooiconclusies vereist. Ook zijn er jaarlijks instandhoudingstaksen verschuldigd. De valideringskosten in Europa kunnen snel oplopen tot meer dan 1.000 euro per land. Veel bedrijven kiezen er daarom voor een verleend Europees octrooi in een beperkt aantal landen van kracht te laten worden, bijvoorbeeld in de landen met de grootste afzetmogelijkheden of in de landen waar de voornaamste concurrenten produceren.
Voor de verlening en instandhouding van octrooien in grote landen buiten Europa, zoals China, Japan of de VS, gelden vergelijkbare overwegingen.
Het Eengemaakt Octrooigerecht (in het Engels: Unified Patent Court, UPC) is een nieuwe Europese rechtbank voor octrooien die krachtens de overeenkomst betreffende het UPC (UPC Overeenkomst) wordt ingesteld. Het UPC zal exclusieve rechtsmacht bezitten ten aanzien van Europese octrooien en unitaire octrooien. Rechtszaken met betrekking tot inbreuk op en geldigheid van een Europees octrooi worden momenteel door de nationale rechters van de betreffende landen behandeld. Met het UPC wordt het rechtsproces voor alle landen die de UPC Overeenkomst hebben bekrachtigd (de UPC-landen) bij één enkele Europese rechtbank gecentraliseerd. Een beslissing van het UPC is bindend voor alle UPC-landen. Het UPC bezit tevens rechtsmacht over alle bestaande en toekomstige Europese octrooien, met uitzondering van Europese octrooien waarbij er op verzoek van de octrooihouder(s) voor is gekozen deze uit te sluiten van de rechtsmacht van het UPC. Dergelijke uitgesloten Europese octrooien blijven onder de rechtsmacht van de nationale rechters vallen. De rechtsmacht ten aanzien van Europese octrooien (zonder eenheidswerking) wordt door het UPC gedurende een overgangsperiode van 7 jaar met de nationale rechtbanken gedeeld. Tijdens die overgangsperiode hebben de partijen forumkeuze en kunnen octrooihouders hun Europese octrooi uitsluiten van de rechtsmacht van het UPC (zie opt-out).