Per 23 maart 2016 zal de Europese merkwetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan, die van invloed kunnen zijn op uw EU merken.
De wijzigingen vloeien voort uit een grootschalige modernisering van het Europese Merkenrecht en hebben enerzijds betrekking op de EU Merkenverordening (wetgeving betreffende het EU-merk) en anderzijds de Merkenrichtlijn (bindende richtlijnen voor de wetgeving in de EU- lidstaten). De nieuwe wetgeving werd eind december 2015 gepubliceerd en de eerste bepalingen zullen vanaf 23 maart a.s. in werking treden. Voor de richtlijn, en dus de wetgeving die betrekking heeft op nationale of Benelux merken, zullen de wijzigingen pas over enige tijd gaan gelden.
De belangrijkste wijzigingen, die hieronder nader worden toegelicht, zijn:
– aanpassing van de taksen en afschaffing van het enkele vaste tarief voor drie warenklassen;
– aanvullende verklaring vereist om waren- en dienstenlijst van het EU-merk actueel te houden; en
– doorhalings- en nietigheidsacties worden niet langer gevoerd bij de rechtbank maar bij het nationale merkenbureau.
Aanpassing van de tarieven (taksen) en afschaffing van het enkele vaste tarief voor drie warenklassen
De verschuldigde taksen bij een EU-merkdepot en EU-merkvernieuwing worden aangepast en voortaan per klasse berekend. Het huidige systeem gaat nog uit van drie klassen voor de prijs van één. Vanaf 23 maart zijn de officiële basistaksen verlaagd, maar dient wel per klasse te worden betaald: € 850 voor de eerste klasse, € 50 voor de tweede en € 150 voor de derde en volgende klassen.
Voor EU-aanwijzingen binnen een Internationale Registratie (IR) wordt ook het ‘takse per klasse’-systeem ingevoerd en zijn de tariefsverlagingen vergelijkbaar.
Waar het voor de merkhouder onder het oude systeem verleidelijk was om nog een tweede of zelfs derde klasse toe te voegen, zal deze nu eerder kiezen voor een aanvraag (of vernieuwing) in alleen de noodzakelijke klasse(n). De vernieuwingstaksen dalen een stuk sterker, namelijk met € 500 voor één klasse.
Hoewel de nationale merkenbureaus niet verplicht zijn gesteld een ’takse per klasse’-systeem in te voeren, is de verwachting dat voor een Benelux merkdepot en –vernieuwing over twee à drie jaar ook per klasse moet worden betaald.
Achterliggende gedachte van dit nieuwe systeem is dat de merkenregisters ’vervuild raken door merken die niet alleen worden gedeponeerd voor de klasse waarvoor deze daadwerkelijk worden gebruikt, maar ook voor ’omliggende‘ of ’defensieve’ klassen. Door hier een aanvullend bedrag voor in rekening te brengen verwacht men dat depots en vernieuwingen vaker beperkt zullen blijven tot de daadwerkelijk benodigde – en in de praktijk verhandelde – producten en dit dus op termijn resulteert in een opschoning van het register. Daarbij zullen zeker de lagere vernieuwingstaksen op de lange termijn een duidelijke besparing voor de merkhouder opleveren. V.O. voert deze prijsaanpassingen vanzelfsprekend door in haar tariefstelling.
Aanvullende verklaring vereist om waren- en dienstenlijst van het EU-merk actueel te houden
Drie jaar geleden werden de vereisten voor de warenomschrijving al aangescherpt als gevolg van het ’IP-Translator arrest’. De warenlijst dient ‘voldoende duidelijk en precies’ te worden opgesteld waarbij het risico voor een onduidelijke omschrijving bij de merkhouder ruste. Die rechtspraak wordt nu vastgelegd in wetgeving. Houders van een EU-merk met een depotdatum van vóór 22 juni 2012 – de dag van deze uitspraak – wordt door middel van het indienen van een verklaring voor 24 september 2016 de mogelijkheid geboden om aan te geven dat hun depot waarin de zogenoemde ’class heading‘ indertijd werd opgenomen, alle producten in die aangevraagde klasse dekte in plaats van de huidige opvatting ’alleen bescherming voor hetgeen er duidelijk staat’.
Sinds deze IP Translator-uitspraak was de depotdatum leidend voor het bepalen van de beschermingsomvang van de klasse-omschrijving. Aanvragen van vóór de datum van deze uitspraak konden onder een ruimer beschermingsregime vallen. Hierdoor ontstond vooral voor merkhouders een onduidelijke situatie. De wetgever heeft hier een einde aan willen maken met het doorvoeren van een ’het betekent wat er staat‘-systeem voor alle EU-merkinschrijvingen, ongeacht hun depotdatum. Het indienen van een verklaring biedt een groep merkhouders dus nog een (laatste) kans om onduidelijkheden in hun klasse-omschrijving weg te nemen.
Aangezien de klasse-omschrijving leidend is bij het vaststellen van de beschermingsomvang van een merk – bijvoorbeeld bij rechtshandhavend gebruik of in een oppositie – zal de merkhouder zijn merken nauwkeurig moeten nalopen om verlies aan rechten te vermijden.
V.O. zal haar cliënten hierover in maart separaat informeren.
Invoering van doorhalingsacties en nietigheidsacties op nationaal niveau
De nieuwe Merkenrichtlijn verplicht EU-lidstaten om een doorhalingsactie wegens niet-gebruik van een merk of een nietigheidsactie wegens een ouder recht bij het nationale merkenbureau in te voeren. Op dit moment kunnen deze procedures in Nederland en België alleen bij de rechtbank aanhangig worden gemaakt. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) verwacht deze maatregel binnen drie jaar te kunnen invoeren.
De verwachting is dat de procedure bij het Bureau sneller en goedkoper kan worden afgehandeld dan voorheen bij de rechtbank. Momenteel wordt er over de praktische invulling van deze procedures onderhandeld.
Overige aanpassingen
Naast de hierboven besproken punten, zal ook de publicatiedatum van EU-aanwijzing in een Internationale Registratie (IR) worden vervroegd. Merkbescherming in de EU kan worden verkregen via een direct EU-merkdepot, maar ook door aanwijzing van de EU in een IR. Nadeel van die laatste optie was dat de procedure aanzienlijk langer duurde. De publicatie startte immers veel later ten opzichte van een directe EU-merkaanvraag en het duurde dus langer voordat er duidelijkheid was of een oppositie was ingediend. Dat wordt aangepast en een EU-aanwijzing in een IR zal in een eerder stadium worden gepubliceerd.
Ook zal het eenvoudiger worden om op te treden tegen namaakgoederen in transit doordat de bewijslast wordt verschoven naar de inbreukmaker: deze laatste moet voortaan bewijzen dat de producten niet in het land van doorvoer op de markt worden gebracht.
Tot slot zal onder de aangepaste Merkenwetgeving de aanduiding ‘Gemeenschapsmerk’ worden vervangen door ‘Uniemerk’. Ook zal het EU-agentschap dat bekend staat onder de naam ‘Bureau voor de Harmonisatie van de interne markt’ voortaan ‘Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie’ heten.
Meer weten?
Bovenstaande wijzigingen kunnen belangrijke implicaties hebben voor het beheer van uw merken. Wilt u daar meer over weten, neem dan contact op met Michiel Haegens, hoofd van de afdeling Trademarks & Designs van V.O. Als voorzitter van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht is Michiel vanaf het begin betrokken geweest bij de besluitvorming rondom de aanpassingen in de merkenwetgeving. Hij zal u graag van dienst zijn. Tel. 070 416 68 65, e-mail m.haegens@vo.eu.
