In een oppositieprocedure die diende voor het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (het Benelux Bureau), is geoordeeld dat een als EU-merk geregistreerd merk niet normaal is gebruikt wanneer het alleen in Nederland is gebruikt.
Hoewel er nooit eerder over dit specifieke onderwerp door een rechtbank is geoordeeld, werd in de rechtspraktijk tot dusver aangenomen dat gebruik in één lidstaat al voldoende was om de registratie van een EU-merk in stand te houden.
De houder van het EU-merk ONEL diende een oppositie in tegen de aanvraag van het merk OMEL. Echter, voordat het Benelux Bureau zich kon buigen over de vraag of OMEL voor verwarring met ONEL kan zorgen, moest de opposant eerst bewijzen dat het EU-merk ONEL normaal was gebruikt in de afgelopen vijf jaar. De opposant stelde dat zijn merk alleen in Nederland was gebruikt. Het Benelux Bureau moest daarom oordelen over de vraag of het gebruik in alleen Nederland voldoende was om als normaal gebruik van een EU-merk te gelden.
Joint Statements terzijde geschoven
Aangezien deze situatie niet wettelijk geregeld is in de EU-merkenregelgeving, moest het Benelux Bureau zijn mening baseren op de zogenaamde Joint Statements, verklaringen afgelegd door de EU-lidstaten tijdens de totstandkoming van de EU-regelgeving op het gebied van het merkenrecht. In deze Joint Statements is overwogen dat gebruik van een merk in één lidstaat voldoende is om de rechten op een EU-merk in stand te houden.
Echter, volgens het Benelux Bureau druisen deze Joint Statements in tegen het algemene principe van het EU-merkenrecht en de overwegingen die tot de Europese Merkenverordening hebben geleid, omdat die volgens het Benelux Bureau nu juist wijzen in de richting van gebruik in de gehele EU als vereiste voor een geldige EU-registratie. Het Bureau oordeelde dan ook dat het EU-merk ONEL op basis van het gebruik alleen in Nederland niet rechtshandhavend ais gebruikt in de EU, en wees de ingediende oppositie vervolgens op deze grond af.
Deze uitspraak kan vergaande gevolgen hebben. EU-merken worden juist veelal aangevraagd met de bedoeling om het merk in de toekomst te kunnen gebruiken buiten de Benelux, en voor die uitbreidingssituatie alvast gedekt te zijn. Als normaal gebruik buiten Nederland uiteindelijk niet aangetoond kan worden, zou dus het risico kunnen bestaan dat er zelfs als er een reëel verwarringsgevaar tussen de betreffende merken aanwezig is geen beroep meer kan worden gedaan op de EU-merkregistratie, bij gebrek aan toereikend gebruik. Kanttekening bij deze uitspraak is dat het Benelux Bureau geen officiële rechtbank is; het laatste woord over dit onderwerp is dan ook nog zeker niet gesproken. Inmiddels heeft de opposant al laten weten dat tegen deze uitspraak hoger beroep is aangetekend bij het Hof Den Haag.
Deze uitspraak heeft in elk geval tot verbaasde reacties geleid, omdat tot dusver juist op basis van de genoemde Joint Statements werd aangenomen dat het gebruik van een EU-merk ook rechtshandhavend is als dat gebruik alleen in één lidstaat plaatsvindt. Het Europese Merkenbureau heeft bovendien al laten weten dat zij het uitgangspunt van de Joint Statements vooralsnog handhaaft. Uiteindelijk is het daarom zeer de vraag of het Hof deze uitspraak zal bekrachtigen.