In de VS komt een uitgevonden werkwijze niet voor octrooibescherming in aanmerking als dit tot octrooibescherming van een abstract idee zou leiden. Maar het is in de VS vaak mogelijk om toch octrooibescherming te krijgen door middel van een claim op een computer die geprogrammeerd is om de werkwijze toe te passen.
In een recente beslissing van het hof van beroep voor octrooizaken in de VS (CAFC), in de zaak CLS Bank vs. Alice Corporation, bleek echter vóór noch tegen deze claimpraktijk een absolute meerderheid meer te kunnen worden gevonden. Dit kan de voorbode zijn van een omslag in de huidige praktijk, waardoor de geldigheid van tal van telecom- en software-gerelateerde octrooien verloren kan gaan.
“Meaningful limitation to an application” vs “significantly more”
Het ging in CLS Bank vs. Alice Corporation over een manier om nakoming van wederzijdse verplichtingen uit een financiële overeenkomst zeker te stellen door tussenkomst van een vertrouwde derde. Een absolute meerderheid van het hof vond dat de betrokken werkwijze een abstract idee betrof dat niet in aanmerking kwam voor octrooi. Maar er was binnen het hof geen absolute meerderheid voor een beslissing over de geldigheid van een octrooibescherming voor een computer die geprogrammeerd is om de werkwijze toe te passen.
In CLS Bank vs Alice Corporation kwamen twee groepen rechters van het hof uit op twee verschillende criteria om te beoordelen of een uitvinding voor octrooi in aanmerking komt als deze berust op ontdekking van een abstracte idee, natuurwet of natuurverschijnsel. Vier van de tien rechters vonden dat het volstaat dat een octrooiconclusie die op een abstract idee berust een “meaningful limitation” tot een praktische toepassing bevat. Zij vonden dat implementatie met een computer al snel een “meaningful limitation” is en ook in de betrokken zaak daarom voldoende om voor octrooi in aanmerking te komen. Vijf rechters vonden daarentegen dat “significantly more” nodig was: naast het abstracte idee moest ook een vrucht van menselijk vernuft zijn toegevoegd. Volgens hen draagt het claimen van computerprogrammastappen die niet wezenlijk meer doen dan het volgen van de stappen van het abstracte idee niet “significantly more” bij om een geldig octrooi te rechtvaardigen.
Eén rechter vond dat de hele discussie berustte op politieke vrees dat octrooien de bestudering van abstracte ideeën, natuurwetten en natuurverschijnselen in de weg zouden staan. Daardoor werd de uitzondering tegen octrooi op abstracte ideeën, natuurwetten en natuurverschijnselen ten onrechte opgeblazen. Dit zou moeten worden aangepakt door duidelijk te maken dat de wet garandeert dat een octrooi bestudering van abstracte ideeën etc. niet in de weg kan staan.
Abstracte ideeën, natuurwetten en natuurverschijnselen
Het is wereldwijd gebruik dat geen octrooi mogelijk is op de ontdekking van abstracte ideeën, natuurwetten en natuurverschijnselen, maar wel op technische toepassingen daarvan. Dit is onder andere aan de orde bij veel computer-geïmplementeerde uitvindingen en biotech-uitvindingen. Vaak volgt de toepassing daarbij vrijwel direct uit het abstracte idee etc. Dit maakt het moeilijk om een eenvoudig criterium te geven dat op een voorspelbare manier onderscheid maakt tussen een verboden claim op een abstract idee, natuurwet of natuurverschijnsel en een toegestane claim op een praktische toepassing.
Toch is er een grote behoefte aan zo’n eenvoudig criterium, alleen al omdat onderzoekers van octrooiraden per jaar over tienduizenden van zulke claims moeten beslissen en uitvinders van dergelijke uitvindingen vooraf moeten kunnen bepalen of het de moeite waard is om een octrooiaanvraag in te dienen. In Europa behandelt men dit door bij de beoordeling van inventiviteit onderdelen van octrooiconclusies te negeren die geen technisch karakter hebben. Dat treft onder andere stappen van computerprogramma’s die geen technisch effect hebben. Gevolg is dat de investering in ontwikkeling van administratief-commerciële toepassingen (bijvoorbeeld webdiensten), hoe inventief ook, in Europa niet zonder meer met een octrooi beschermd kan worden, maar technische software wel.
Ook in de VS heeft het hof van beroep in octrooizaken criteria ontwikkeld voor het beoordelen van conclusies met abstracte ideeën etc. Dat heeft daar tot ruimere beschermingsmogelijkheden geleid dan in Europa. Maar recentelijk heeft het VS hooggerechtshof herhaaldelijk dit soort criteria afgekeurd. In de zaak CLS Bank vs Alice Corporation besloot het hof van beroep om bij uitzondering voltallig bijeen te komen voor het formuleren van een nieuw criterium dat wel de goedkeuring van het hooggerechtshof zou kunnen wegdragen. Maar de herhaalde afkeuring van het hooggerechtshof lijkt tot zoveel onzekerheid te hebben geleid bij het hof van beroep dat het hof niet meer tot een meerderheidsbeslissing kon komen.
Als al het andere mislukt
De voorzitter van het hof van beroep suggereerde dat het hooggerechtshof zou moeten terugkeren van zijn precedent waarop de uitzondering voor abstracte ideeën, natuurwetten en natuurverschijnselen berust en dat al anderhalve eeuw oud is, van lang vóór de huidige octrooiwet.
In een “additional reflection” riep de voorzitter een juridisch gezegde voor rechters in herinnering: “als al het andere mislukt, raadpleeg dan het wetboek”. De voorzitter merkte op dat na dertig jaar van afgeserveerde pogingen van rechters om een criterium te formuleren geconcludeerd kon worden dat al het andere mislukt was.
Hij wees erop dat de uitzondering voor abstracte ideeën, natuurwetten en natuurverschijnselen alleen berust op precedent van het hooggerechtshof, en dat de Amerikaanse octrooiwet deze uitzondering helemaal niet bevat. Het hof van beroep heeft al in eerdere beslissingen aangegeven dat deze uitzondering meestal niet meer zou moeten zijn dan een “grof-filter” dat octrooien uitfiltert die toch al niet geldig zijn wegens bepalingen die wél specifiek in de octrooiwet staan. Daarbij wordt met name gedacht aan wetsartikelen met betrekking tot de vorm van conclusies.
Maar tenzij het hooggerechtshof anders beslist, blijft het hof van beroep gebonden aan het precedent dat expliciete toepassing vereist van de uitzondering voor abstracte ideeën, natuurwetten en natuurverschijnselen.