Outre les marques verbales ou figuratives, ont peut également déposer une marque sonore. Bien que la réglementation concernant l’enregistrement d’une marque sonore soit devenue plus efficace et plus cohérente, le signe doit toujours remplir les autres conditions pour pouvoir agir en tant que marque.
Depuis le 1er octobre 2017, la Directive européenne sur les marques et le Règlement sur les marques de l’Union ont été réformés sous la dénomination « Paquet Marques ». L’exigence qu’un signe distinctif soit « susceptible de représentation graphique » a ainsi été annulée. Ce changement de la directive sur les marques devait aussi simplifier l’enregistrement de signes comme marque sonore.
Un son en tant que marque
Avant que l’exigence selon laquelle un signe doit être « susceptible de représentation graphique » ait été abandonnée, les marques sonores ne pouvaient être inscrites dans le registre qu’à l’aide d’une portée. Dans l’arrêt Shieldmark, la Cour de justice de l’Union européenne a statué qu’un son pouvait être inscrit lorsque :
« un signe est représenté par une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent une clé, des notes de musique et des silences dont la forme indique la valeur relative et, le cas échéant, des altérations ».
L’acquisition de la protection de la marque pour le jingle Für Elise a été précédée par une longue histoire au cours de laquelle plusieurs tentatives infructueuses ont été faites de diverses façons pour obtenir des marques sonores (p. ex. des sonogrammes, des descriptions écrites, etc.). On peut aussi penser au fameux cri de Tarzan, au ronronnement d’une Harley Davidson ou au rugissement du lion de la MGM. Ces demandes étaient considérées comme insuffisamment précises (arrêt Sieckman) et le son ne pouvait donc pas jouir d’une protection de marque.
Caractère distinctif
Les marques sonores peuvent toujours être enregistrées au moyen d’une portée, mais il est de nos jours également possible d’utiliser un fichier au format mp3. Malgré la simplification de la procédure d’inscription, il reste quelques obstacles juridiques. Pour pouvoir fonctionner comme une marque, le signe doit toujours répondre aux autres critères. L’un de ces critères est que le signe dispose d’un caractère distinctif. Cela signifie que le public doit reconnaître directement un son comme un signe « qui renvoie à l’origine commerciale des marchandises de la société ». D’après les directives de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI), cela n’est pas automatique pour un signe qui n’est composé que d’un son, contrairement aux marques verbales ou figuratives. En d’autres termes : un son ne dispose pas automatiquement d’un caractère distinctif. Seul un son qui « s’écarte significativement de la norme ou de ce qui se fait habituellement dans le secteur » et qui peut remplir la fonction essentielle de désignation de la provenance, a un caractère distinctif (article 7(1)b), UMV). L’enregistrement de sons semble donc en pratique plus compliqué que celui d’autres marques traditionnelles.
Directives marques sonores
D’après les directives de l’OUEPI, les sons suivants ne sont probablement pas acceptés comme marques sonores :
- mélodies très simples composées d’une ou deux notes (voir exemples ci-après) ;
- sons du domaine public (chant traditionnel par exemple) ;
- sons trop longs pour pouvoir être considérés comme désignations de la provenance ;
- sons généralement associés à certains produits et services (voir l’exemple ci-après).
L’entrée en vigueur de la nouvelle directive européenne sur les marques se traduit par une augmentation des demandes de marques sonores. Depuis 2017, 146 demandes pour des marques sonores ont été déposées à l’OUEPI. À titre de comparaison, dans le même laps de temps avant l’introduction de la réforme, 87 demandes de marques sonores ont été déposées. On constate une augmentation de 67,81 %
Sur les 146 demandes, 23 ont pour l’instant été refusées et 11 retirées. La plupart des marques sonores rejetées ont échoué pour l’un des quatre motifs mentionnés ci-dessus.
La demande de marque sonore déposée par Piaggio & C. S.P.A pour leurs Electrically operated scooters a ainsi été refusée par manque de caractère distinctif.
La Deutsche Bank Aktiengesellschaft a tenté en vain de déposer le son (« Ba-Bing ») dès qu’un client effectue un paiement sans contact dans un magasin. L’OUEPI a statué que le son était trop simple et purement fonctionnel.
Sur les 146 demandes de marques sonores déposées depuis 2017, 97 ont été officiellement enregistrées, parmi lesquelles les marques sonores de l’aéroport de Munich, et du FC Barcelone.
Écoutez les marques sonores
FC Barcelone:
La Deutsche Bank:
Piaggio:
L’aéroport de Munich:
Une marque sonore demandée par un producteur irlandais de canettes et de bouteilles pour un son de sifflement lors de l’ouverture d’une canette a été rejetée par l’OUEPI et récemment par la Cour de justice européenne. Il a été considéré que le son est un élément purement technique et fonctionnel qui, en tant que tel, n’est pas suffisamment distinctif pour pouvoir agir en tant que marque. La pratique montre qu’une fois qu’une marque sonore est établie, le titulaire de la marque de commerce ne peut pas simplement déployer la marque sonore à l’échelle internationale. Tous les pays membres du système d’enregistrement international de Madrid ne facilitent pas l’enregistrement d’une marque sonore. Afin d’éviter toute surprise, il est donc judicieux de discuter d’une stratégie de dépôt avec un agent de marques de commerce avant de faire une demande de brevet pour une marque sonore.
Au cours d’une telle discussion, vous aborderez les sujets suivants :
- ma marque sonore remplit-elle les conditions pour pouvoir être enregistrée comme marque ?
- ma marque sonore est-elle disponible à l’utilisation et/ou l’enregistrement ?
- comment puis-je enregistrer au mieux un son donné ?
- comment fonctionne la protection d’une marque sonore enregistrée en pratique ?
Nos experts se feront un plaisir de vous apporter leurs conseils sur l’enregistrement d’une marque sonore. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Raquel Alvarez.
