Hieronder vindt u antwoord op de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact op met een van onze experts of stuur uw vraag in via het contactformulier.
Veelgestelde vragen
Dit zijn de veelgestelde vragen:
Het unitair octrooi, ook wel eenheidsoctrooi, is een alternatief voor de bestaande validatieprocedure van een Europees octrooi in de afzonderlijke landen. Het is dus geen “nieuw” octrooi, maar een mogelijkheid om de geldigheid van een Europees octrooi dat in één klap in alle deelnemende EU-landen is verleend, uit te breiden.
Het unitair octrooi zal daarom één recht zijn dat zich uitstrekt tot alle deelnemende landen. Dit betekent dat het unitair octrooi alleen kan worden gehandhaafd voor een nieuwe gecentraliseerde rechtbank (het Unified Patent Court, UPC). Na het verstrijken van de oppositietermijn (9 maanden vanaf de verlening van het Europees octrooi) zal het UPC ook het enige gerecht zijn waar een nietigheidsprocedure tegen een unitair octrooi kan worden aangespannen. De beslissing van het UPC zal gevolgen hebben voor alle deelnemende landen.
Op dit moment worden rechtszaken over inbreuk en geldigheid behandeld door de nationale rechtbanken van het betrokken land. Met de invoering van het Eengemaakt octrooigerecht (UPC) wordt de rechtsgang voor alle deelnemende landen gecentraliseerd bij één Europees gerecht. Dit geldt voor alle nieuwe en bestaande Europese octrooien die in een of meer van de deelnemende landen van kracht zijn, met uitzondering van Europese octrooien waarvoor de octrooihouder een opt-out heeft ingesteld.
Onder het UPC zal het gemakkelijker zijn een Europees octrooi te handhaven, omdat dit via één rechterlijke procedure in alle deelnemende landen kan worden bereikt. Een uitspraak zal directe gevolgen hebben voor het octrooi in alle deelnemende landen. Afhankelijk van uw situatie kan dit voordelig of nadelig zijn in vergelijking met het huidige systeem van nationale rechtbanken die over octrooizaken beslissen.
U kunt kiezen voor (voortgezette) toepasselijkheid van het huidige systeem op uw Europees octrooi(en). In dat geval moet u een zogenaamd opt-out verzoek voor uw Europees octrooi(en) indienen, zodat er niets verandert en rechtszaken alleen door de nationale rechtbanken worden behandeld.
De procedure voor het aanvragen en verlenen van Europese octrooien blijft ongewijzigd. U dient dus een Europees octrooi aan te vragen via het Europees Octrooibureau. Zodra het Europees octrooi is verleend, dient u het Europees octrooi vervolgens als een unitair octrooi te registreren (valideren). Registratie als unitair octrooi zal mogelijk zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van de UPC-overeenkomst. Registratie is mogelijk door het indienen van een verzoek om eenheidswerking.
Er wordt echter op gewezen dat de octrooihouder slechts één maand, vanaf de datum van publicatie van de vermelding van de verlening in het Europees Octrooiblad, zal hebben om het verzoek om eenheidswerking bij het EOB in te dienen. Binnen die termijn zal ook een vertaling van het volledige octrooi moeten worden ingediend.
Verwacht wordt dat de volgende landen aan het nieuwe systeem zullen deelnemen wanneer het van start gaat: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Zweden.
Sommige EU-landen (bv. Spanje en Polen) nemen dus niet deel.
Niet-EU-landen kunnen niet deelnemen, ongeacht of zij al dan niet deelnemen aan het Europees Octrooiverdrag (zoals Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Turkije en Zwitserland).
Octrooien die al voor de start van het UPC-systeem zijn verleend, kunnen niet in unitaire octrooien worden omgezet. Het UPC zal echter wel beschikbaar zijn voor bestaande Europese octrooien.
Voor Europese octrooien die zijn verleend nadat het UPC van start is gegaan, kan de octrooihouder kiezen voor registratie als unitair octrooi in plaats van validatie in de deelnemende landen. Op die manier zal het octrooi onmiddellijk geldig zijn in alle deelnemende landen. Er wordt op gewezen dat het unitair octrooi zich niet tot de hele EU uitstrekt, aangezien sommige EU-landen momenteel niet deelnemen. Verder zal een afzonderlijke validatie nodig blijven voor EOV-lidstaten die geen deel uitmaken van de EU.
Opting-out betekent dat u kiest voor (voortgezette) toepasselijkheid van het huidige stelsel op uw Europees octrooi(en). In dat geval moet u een zogeheten opt-out-verzoek voor uw huidige Europese octrooi(en) indienen, zodat er niets verandert en rechtszaken alleen door de nationale rechtbanken zullen worden behandeld.
U zult kunnen opteren voor (voortgezette) toepasselijkheid van het huidige stelsel op uw Europees octrooi(en). In dat geval moet u een zogenaamd opt-out-verzoek voor uw huidige Europese octrooi(en) indienen, zodat er niets zal veranderen en rechtszaken alleen door de nationale rechtbanken zullen worden behandeld. De mogelijkheid om een opt-out in te dienen zal al een paar maanden voor de start van het UPC beschikbaar zijn.
De verzoeken om opt-out zullen voor elk Europees octrooi afzonderlijk moeten worden ingediend. U kunt er dus voor kiezen sommige van uw Europese octrooirechten van het UPC uit te sluiten (opt out) en andere in te sluiten (opt in).
Voor lopende Europese octrooiaanvragen: zodra het octrooi is verleend, kunt u het octrooi geldig laten verklaren in de afzonderlijke landen waarin u het octrooi in werking wilt laten treden en zonder het als unitair octrooi te laten registreren. Bovendien moet een opt-out worden ingediend.
Voor nieuwe octrooiaanvragen (aanvragen die nog in hun prioriteitsjaar zitten of aanvragen die nog moeten worden ingediend) kan men overwegen om nationale aanvragen in te dienen in de Europese landen die van belang zijn, in plaats van een Europese octrooiaanvraag in te dienen. Of dit vanuit kostenoogpunt of vanuit juridisch oogpunt interessant is, zal van de situatie afhangen.
Het is nog niet helemaal zeker dat het unitair-octrooisysteem in werking zal treden, laat staan wanneer precies, hoewel dit waarschijnlijk tegen eind 2022 of begin 2023 zal gebeuren. Het Europees Octrooibureau zal twee overgangsmaatregelen beschikbaar stellen vóór de inwerkingtreding van het unitair-octrooisysteem, vanaf de datum van neerlegging van de akte van bekrachtiging van de UPCA door Duitsland.
De eerste overgangsmaatregel zal aanvragers in staat stellen in een vroeg stadium verzoeken om eenheidswerking in te dienen vóór de datum van inwerkingtreding van het UPC. Voor dergelijke vervroegd ingediende verzoeken “registreert het EOB de eenheidswerking onmiddellijk bij de aanvang van het stelsel, mits aan alle desbetreffende vereisten is voldaan”.
Via de tweede overgangsmaatregel kan een aanvrager om uitstel van de toekenningsbeslissing verzoeken. Het uitstel kan worden aangevraagd nadat het voornemen om toe te kennen is bekendgemaakt, maar niet nadat de aanvrager de voor toekenning bedoelde tekst heeft goedgekeurd.
Het uitstel van de verleningsbeslissing kan ervoor zorgen dat het Europees octrooi nog steeds in aanmerking kan komen voor unitair-octrooibescherming.
Voor het doen van een aanvraag, is het nodig een schriftelijke aanvraag voor octrooi op te (laten) stellen en in te dienen bij een octrooiverlenende instantie. Daarvoor is een beschrijving van de uitvinding nodig. Deze beschrijving moet de vakman in staat stellen de uitvinding na te werken. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van praktische voorbeelden en/of tekeningen. Verder moeten in de aanvraag een of meer zogeheten octrooiconclusies worden opgenomen, die de gewenste beschermingsomvang van de uitvinding bepalen. Een verder vereiste is een uittreksel van de aanvraag. Tenslotte dient uit de aanvraag duidelijk te zijn dat er een octrooi wordt aangevraagd. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een door de octrooiverlenende instantie beschikbaar gesteld formulier waarin men aanduidt dat men een octrooi wenst op basis van de bijgevoegde stukken (de hiervoor genoemde beschrijving, conclusies e.d.). Daarnaast dienen alle benodigde taksen te worden voldaan. Deze zijn afhankelijk van het land of de regio waar de aanvraag ingediend wordt.
Afhankelijk van waarvoor er octrooi wordt aangevraagd, kunnen er aanvullende vereisten zijn. Bevat de aanvraag sequenties van nucleotiden of aminozuren? Dan dient de beschrijving een lijst van deze sequenties te bevatten. Een aanvraag die niet aan de vereisten voldoet, wordt geweigerd.
Verder is het ook belangrijk dat men formeel het recht heeft de aanvraag in te dienen. Dat recht heeft men in beginsel wanneer men de uitvinder is. Of dit in de praktijk ook het geval is, hangt af van de specifieke situatie en nationaal recht. Volgens de Nederlandse en Duitse wet, bijvoorbeeld, gaat het recht voor werknemers in dienstverband, als het doen van uitvindingen tot hun werkzaamheden behoort, in principe over op de werkgever. In Duitsland wordt dit geregeld door de Wet op de Werknemersuitvindingen, die overigens ook een bezoldigingsrichtlijn bevat. Het is van belang goed gedocumenteerd te hebben hoe men rechthebbende is; dit hoef men niet aan te tonen bij het indienen van de aanvraag, maar gebrekkige of ontbrekende documentatie kan later wel leiden tot disputen over wie rechthebbende is of zelfs tot ongeldigheid van het octrooi.
Het is aan te bevelen advies in te winnen van een octrooigemachtigde, een specialist in alle inhoudelijke en procedurele aspecten die bij het aanvragen van octrooi komen kijken.
Octrooiverleningsprocedures kunnen een aanzienlijke investering zijn. Aangezien een octrooi in essentie een nationaal recht is, dient zowel de verleningsprocedure als de instandhouding in elk land afzonderlijk afgewikkeld te worden.
In de eerste plaats zijn er kosten voor het opstellen en indienen van de aanvraag. Vaak liggen deze tussen de 6.000 en 10.000 euro, inclusief officiële taksen. In sommige landen, waaronder Nederland en België, hoeven er gewoonlijk geen verdere kosten gemaakt te worden tot aan verlening. Na verlening zijn wel jaarlijks zogeheten instandhoudingstaksen verschuldigd. In veel landen, waaronder Duitsland, volgt echter een verleningsprocedure, met verdere kosten.
Wie octrooibescherming wenst in meerdere Europese landen, kiest meestal voor een zogeheten Europees octrooi. Dit is een kostenefficiënte en uniforme verleningsprocedure die centraal verloopt via het Europees Octrooibureau. Deze procedure geldt voor alle landen die zijn aangesloten bij het Europees Octrooiverdrag. Kosten voor het opstellen en indienen van de aanvraag en de procedure tot en met verlening kunnen sterk uiteenlopen, afhankelijk van de complexiteit en de duur van de procedure. Voor een Europese verleningsprocedure bedragen deze kosten gemiddeld ca. 20.000 euro. Na verlening van een Europees octrooi moet men kiezen in welke van de aangesloten landen het octrooi van kracht moet worden, waarvoor dan de benodigde formaliteiten worden afgehandeld (de zogenoemde validatie). Voor veel landen is bijvoorbeeld de vertaling van het octrooi of althans de octrooiconclusies vereist. Ook zijn er jaarlijks instandhoudingstaksen verschuldigd. De valideringskosten in Europa kunnen snel oplopen tot meer dan 1.000 euro per land. Veel bedrijven kiezen er daarom voor een verleend Europees octrooi in een beperkt aantal landen van kracht te laten worden, bijvoorbeeld in de landen met de grootste afzetmogelijkheden of in de landen waar de voornaamste concurrenten produceren.
Voor de verlening en instandhouding van octrooien in grote landen buiten Europa, zoals China, Japan of de VS, gelden vergelijkbare overwegingen.
Dat kan. Het is wel belangrijk te beseffen dat een octrooiaanvraag een juridisch document is, dat technische kennis zeer nauwkeurig omschrijft met het doel deze kennis om te zetten in een (zo breed mogelijk) recht. Zoals voor elk juridisch document geldt ook voor een octrooiaanvraag dat deze aan allerlei eisen moet voldoen. De octrooiverleningsprocedure duurt vaak jaren en het is niet mogelijk om later nieuwe aspecten aan de aanvraag toe te voegen. Bij indiening moet de uitvinding dus accuraat zijn beschreven. Daarvoor gelden een aantal basisregels ten aanzien van de vorm en wijze van formuleren, die een octrooigemachtigde zich eigen heeft gemaakt. Zonder ervaring in de juiste wijze van het omschrijven van de technische kennis waarop octrooi wordt aangevraagd, is de kans groot dat na een jarenlange verleningsprocedure blijkt dat de tekst niet voldoet. Bijvoorbeeld omdat de aanvraag niet meer het gewenste product of proces beschermt, of dat geen octrooi kan worden verkregen omdat de uitvinding niet nawerkbaar is beschreven, zelfs als de uitvinding als zodanig aan alle materiële eisen zou voldoen.
De snelheid is sterk afhankelijk van waar men octrooi wenst te krijgen, welke procedure men volgt en hoe sterk de vinding is waarvoor men bescherming wenst.
Voor Nederlandse en Belgische octrooien is de verleningsprocedure zeer voorspelbaar. Circa anderhalf jaar na het indienen van de aanvraag wordt octrooi verleend. Dit octrooi is formeel niet getoetst op geldigheid, maar is wel voorzien van een nieuwheidsrapport met schriftelijke opinie afgeleverd door het Europese Octrooibureau (EOB). Op verzoek van de aanvrager kan het octrooi zelfs op een kortere termijn verleend worden. Wettelijk gesproken kan het octrooi verleend worden vanaf het moment dat de octrooiaanvraag aan alle formaliteiten voor de verlening van het octrooi voldoet.
De verleningsprocedure voor Duitse octrooien omvat wel een formele inhoudelijke beoordeling. De verleningsprocedure neemt gemiddeld drie jaar in beslag, mits er geen verzoeken om verlenging van de termijnen worden ingediend.
Voor Europese octrooiaanvragen (die ook voor Nederland, België en Duitsland verleend kunnen worden) duurt de verleningsprocedure gemiddeld twee jaar, al zijn er uitschieters naar meer dan 10 jaar bekend. Voor een belangrijk deel heeft de aanvrager invloed op de snelheid. Wanneer snel octrooi gewenst is, kan er bijvoorbeeld een verzoek om versnelde beoordeling gedaan worden.
Trage verleningsprocedures hebben voordelen. Er kunnen zo veel kosten worden uitgesteld. Een trage verleningsprocedure biedt ook langer mogelijkheden de commerciële waarde van de vinding in te schatten en de verleningsprocedure(s) daarop af te stemmen. Ook houdt men daarmee de concurrenten langer in onzekerheid over de precieze beschermingsomvang van het uiteindelijke octrooi.
Vertraging van de verleningsprocedure en uitstel van kosten is ook een belangrijke reden waarom internationaal georiënteerde organisaties ervoor kiezen om eerst een internationale aanvraag in te dienen (PCT-aanvraag) en op basis daarvan nationale/regionale aanvragen in te dienen. Hiermee kan maximaal 30 maanden uitstel worden verkregen.
Dat is afhankelijk van de situatie. Over het algemeen geldt “hoe sneller hoe beter”, omdat de uitvinding nieuw en inventief moet zijn om haar te kunnen octrooieren. Hoe sneller men een aanvraag indient, hoe kleiner de kans dat kennis erover openbaar wordt of dat een concurrent die onafhankelijk min of meer hetzelfde uitvindt eerder een octrooiaanvraag heeft ingediend. Echter geldt – zeker op het gebied van de chemie en life sciences – dat het gunstig is wanneer er op het moment van aanvragen een goede onderbouwing is van de voordelen van de uitvinding en de toepassing ervan. Aan een octrooiaanvraag kan later niets inhoudelijks worden toegevoegd. Daarom dient op het moment van aanvragen voldoende bekend te zijn hoe de verschillende kenmerken samenhangen en welke toepassingsgebieden interessant zijn. Octrooiaanvragen met een speculatief karakter, zonder onderbouwing, kunnen worden afgewezen op grond van een gebrek aan nawerkbaarheid dan wel inventiviteit.
Octrooien zijn verbodsrechten: met een octrooi kan men anderen beletten de uitvinding (bedrijfsmatig) toe te passen, maar een octrooi geeft niet automatisch het recht die uitvinding zelf toe te passen. Dit recht geldt maximaal 20 jaar, voor door de octrooihouder te bepalen landen naar keuze. Een alternatieve manier om de uitvinding te beschermen tegen toepassing door derden is bijvoorbeeld door de uitvinding geheim te houden. Dit is meestal goedkoper en er bestaat geen tijdslimiet, maar het resultaat is meer onzeker. Het biedt geen bescherming tegen reverse-engineering door concurrenten of tegen derden die onafhankelijk tot een vergelijkbare uitvinding komen. Bovendien kan een ex-werknemer de geheime kennis meenemen naar een concurrent. Tegen dat laatste biedt wetgeving op basis van Europese richtlijn, 2016/943/EU. enig soelaas. Mocht men op grond van dergelijke wetgeving iets tegen gestolen of achterhaalde bedrijfsgeheimen willen ondernemen, dan is onder meer een goed registratiesysteem van die bedrijfsgeheimen nodig.
Diverse landen, waaronder Duitsland en China, kennen als alternatief voor een octrooi, naast geheimhouding, het zogeheten gebruiksmodel. In Duitsland staat dit bekend als ‘Gebrauchsmuster’. Het gebruiksmodel biedt dezelfde beschermingsomvang als een octrooi, maar is niet geschikt voor alle uitvindingen. Het kan met name een geschikt middel zijn voor de bescherming van producten, maar niet voor processen. Ook is de maximale duur van het recht in het algemeen korter. In Duitsland is de maximale beschermingstermijn 10 jaar. In tegenstelling tot een octrooi, wordt in Duitsland voor een gebruiksmodel echter geen inhoudelijk onderzoek verricht. Om die reden zijn de kosten voor een gebruiksmodel aanzienlijk lager dan die voor een octrooi.
Een goede vuistregel is dat men alleen octrooieert wanneer men met de rechten van het octrooi winst verwacht te genereren die tenminste de kosten van het octrooi dekt. Het is dan ook van groot belang om een inschatting te maken van de commerciële waarde van de uitvinding. Indien deze groot genoeg is, ligt octrooieren voor de hand.
Uiteraard kunnen ook andere overwegingen meespelen, zoals een behoefte aan financiering; octrooirechten helpen vaak bij het aantrekken van investeerders en kunnen als onderpand dienen bij het verkrijgen van een lening bij een bank.
Wat ook meespeelt is de vraag hoe lang bescherming gewenst is en of geheimhouding gedurende langere tijd mogelijk is. Octrooirecht leidt tot maximaal twintig jaar bescherming, terwijl geheimhouden in principe oneindig volgehouden kan worden. Daarnaast is er de vraag of geheimhouding in de praktijk ook leidt tot afdoende bescherming en wat bij geheimhouding de risico’s zijn als de vinding door een derde geoctrooieerd gaat worden.
Een octrooi biedt een recht om de geoctrooieerde uitvinding te handhaven tegen derden. Die bescherming is vaak het meest wenselijk in landen waar de aanvrager actief is.
Als de uitvinding een product is, dan is het wenselijk als dit product niet door derden in de aanvragers huidige of toekomstige afzetmarkt verkocht kan worden. Dat zijn dan ook de landen waar een octrooi wenselijk zou zijn. Denk ook aan landen met bijvoorbeeld havens waar veel producten overgeslagen worden, waarmee men vaak extra bescherming kan creëren in een heel achterland.
Een andere veel gebruikte strategie is octrooibescherming te nemen in een land waar de concurrentie zijn productiefaciliteit heeft.
Als de uitvinding een werkwijze is, dan is bescherming wenselijk waar een concurrent die werkwijze zou kunnen uitvoeren. Als de concurrent in land X produceert en de aanvrager in Nederland, België of Duitsland, dan is vaak bescherming in zowel land X als in Nederland, België of Duitsland wenselijk. Soms zijn concurrenten erg gebonden aan een locatie, en dan kan bescherming op die locatie voldoende zijn. Maar als er makkelijk uitgeweken kan worden, geldt dat minder.
Een eenvoudig antwoord op deze vraag bestaat dus niet. Het is geheel van de situatie afhankelijk waar een octrooi het meeste nut heeft. Over het algemeen wordt er een afweging gemaakt tussen kosten en plaatsen waar bescherming het meest zinvol is.
Nee, dat kan niet. Wel is in vrijwel alle landen ter wereld octrooibescherming mogelijk. Voor de overgrote meerderheid van deze landen kan initieel een internationale aanvraag (PCT-aanvraag) worden ingediend, waaruit na maximaal 30 maanden een nationale/regionale verleningsprocedure in gang kan worden gezet om in individuele landen of regio’s (bijv. Europa) bescherming te verkrijgen. Het is wel van belang van tevoren vast te stellen in welke landen men precies octrooi wenst; sommige landen (bijvoorbeeld Argentinië, Bolivia, Suriname, Congo en Ethiopië) kan men niet via de PCT bereiken. Voor andere landen (bijv. België en Nederland ) is vanuit de internationale aanvraag alleen bescherming mogelijk via de centrale Europese route.
Het gebeurt echter zelden dat iemand een octrooi in alle landen ter wereld aanvraagt. Octrooi krijgen en houden is immers een kostbaar proces, en deze kosten moeten kunnen worden terugverdiend. Wanneer men bescherming heeft in de belangrijkste gebieden waar de uitvinding (of het daaruit voortvloeiende product) toegepast wordt, dan is dit vaak afdoende.
Een octrooi is een verbodsrecht. Men kan met een octrooi dus anderen beletten de uitvinding toe te passen, maar men heeft met het octrooi niet automatisch zelf het recht de geoctrooieerde uitvinding toe te passen. Het geoctrooieerde product kan bijvoorbeeld inbreuk maken op octrooien van derden, in welk geval het product niet vrij vermarkt kan worden. Het is aan te bevelen een ‘rechten van derden’-onderzoek te (laten) doen, om vast te stellen of het product mogelijk inbreuk maakt op andermans rechten.
In Duitsland zijn bedrijven verplicht de markt in de gaten te houden, wat onder meer inhoudt dat deze bedrijven de IE-rechten van derden die mogelijk relevant zijn voor hun eigen producten en werkwijzen, moeten identificeren en analyseren.
Het kunnen aantonen dat de uitvinding werkt speelt een rol bij een aantal octrooieringsvereisten, met name nawerkbaarheid en inventiviteit. Nawerkbaarheid houdt in dat de uitvinding op zodanige wijze in de aanvraag moet zijn beschreven dat de vakman deze in de praktijk kan brengen. Hiervoor kan onder andere gebruik worden gemaakt van tekeningen en uitvoeringsvoorbeelden. Wanneer de inventiviteit berust op een bijzonder effect dan kan het ook nodig zijn om aan te tonen dat dit effect inderdaad bereikt wordt met de uitvinding. Ook hier kunnen uitvoeringsvoorbeelden van pas komen. Dergelijke voorbeelden worden vaak opgenomen in octrooiaanvragen op het gebied van de chemie en de life sciences.
Om te voldoen aan de voorwaarden voor octrooiering moet een vinding nieuw en inventief zijn ten opzichte van alles wat publiek bekend (openbaar) is. Een presentatie van een vinding zonder geheimhoudingsovereenkomst is dus in beginsel een openbaarmaking en kan dan octrooiering in de weg zitten.
Soms kan een geheimhoudingsovereenkomst impliciet zijn, bijvoorbeeld bij een interne presentatie binnen een bedrijf.
Bovendien bestaat in sommige landen, bijvoorbeeld de VS, een beperkte uitzondering voor de nieuwheidsschadelijkheid van een openbaarmaking door de uitvinder zelf. In die landen kan een uitvinder die zijn werk heeft gepubliceerd, nog gedurende een beperkte tijd (meestal tot een halfjaar of een jaar) na de openbaarmaking een aanvraag voor octrooi indienen. Deze tijd wordt ook wel ‘grace period’ genoemd. Voor Europese aanvragen zijn er een tweetal uitzonderlijke situaties waarvoor een ‘grace period’ bestaat: (i) een openbaarmaking die het gevolg is van een evident misbruik jegens de aanvrager en (ii) een openbaarmaking op een daarvoor erkende tentoonstelling.
Wat precies als publieke presentatie wordt gezien en onder welke omstandigheden een beroep kan worden gedaan op een impliciete geheimhoudingsovereenkomst of op de ‘grace period’ is afhankelijk van de jurisdictie waarin octrooi is aangevraagd.
In principe ligt de inhoud van een aanvraag vast op het moment van indienen, en kan hieraan niets inhoudelijks worden toegevoegd. Dit heeft als doel derden te beschermen tegen het ontstaan van rechten ‘met terugwerkende kracht’, die niet voorzien waren op het moment van indienen. Wel is het mogelijk de octrooiconclusies te wijzigen na indiening, mits deze wijziging gebaseerd is op de inhoud van de aanvraag zoals ingediend.
Het is wel mogelijk om tot een jaar na indiening van een octrooiaanvraag een vervolgaanvraag in te dienen. Daarin kan nieuwe informatie (‘materie’) worden opgenomen. Voor hetgeen al in de originele aanvraag (‘prioriteitsaanvraag’) beschreven is, kan dan een beroep worden gedaan op de indieningsdatum van die prioriteitsaanvraag (de prioriteitsdatum), terwijl voor de nieuwe informatie de feitelijke datum van indiening van de vervolgaanvraag als toetsingsdatum voor de octrooieringsvereisten zal gelden.
Deze vervolgaanvraag is dus een afzonderlijke aanvraag. In de praktijk wordt de combinatie van een prioriteits- en vervolgaanvraag gebruikt om de kansen op verlening te vergroten. Men kan de prioriteitsaanvraag indienen en door de octrooiverlenende instantie laten onderzoeken om een indruk te krijgen van welke bezwaren er mogelijk bestaan tegen verlening. Hiermee kan men rekening houden bij het opstellen van de (definitieve) vervolgaanvraag, bijvoorbeeld door het toevoegen van voorbeelden of het wijzigen van de tekst. Het is dan wel belangrijk zo goed mogelijk rekening te houden met wat sinds de indiening van de prioriteitsaanvraag is gepubliceerd.
Soms kan dit zinvol zijn, mits de aanvraag niet gepubliceerd is, en de uitvinding ook niet op andere wijze openbaar is gemaakt. Dan is namelijk de in de aanvraag weergegeven kennis niet in het publieke domein terecht gekomen.
Natuurlijk kan het zijn dat er tussen het indienen van de eerdere aanvraag en het nogmaals indienen andere publicaties zijn geweest. Zo kan het gebeuren dat de later ingediende aanvraag niet nieuw of niet inventief is, waar de eerder ingediende aanvraag dat wel zou zijn geweest. Later indienen vergroot nu eenmaal de kans op schadelijke eerdere publicaties.
Het is in dat geval van groot belang de inbreuk te bewijzen. Als het een fysiek product betreft, dan zou bijvoorbeeld het product onderzocht moeten worden en vervolgens vergeleken met de conclusies in het octrooi. Het is raadzaam hierbij advies van een octrooigemachtigde in te winnen. Als er inbreuk wordt gemaakt op een werkwijze is zulk bewijs vaak moeilijker te achterhalen. Afhankelijk van de jurisdictie waarin inbreuk wordt vermoed, kunnen er echter juridische instrumenten bestaan om het achterhalen van bewijs te vergemakkelijken.
De Nederlandse wet voorziet bijvoorbeeld in de mogelijkheid van een bewijsbeslag, indien men aannemelijk kan maken dat er waarschijnlijk inbreuk gepleegd wordt, maar (meer) bewijs nodig heeft voor een inbreukprocedure. Het horen van getuigen behoort ook tot de mogelijkheden.
In Duitsland kan de vermeende inbreukmaker door de octrooihouder worden verzocht om documenten te overleggen en materie of werkwijzen te laten inspecteren die onderwerp zijn van het octrooi (§ 140c PatG). Hiertoe moet de vermeende inbreuk echter voldoende waarschijnlijk worden geacht. In eerste instantie kan dan een instemmingsverzoek of een waarschuwing worden gericht aan de vermeende inbreukmaker. In sommige gevallen maakt dit al een einde aan de mogelijke inbreukmakende handeling. In tweede instantie kan een inbreukprocedure worden gestart bij een Duitse regionale rechtbank met een octrooikamer.
België is een voorbeeld van een land waarin de mogelijkheid van beschrijvend beslag bestaat: hierbij kan een neutrale expert onderzoek doen in een productiefaciliteit van een vermeende inbreukmaker.
Octrooien zijn vrij te raadplegen via websites zoals nl.espacenet.com, be.espacenet.com, worldwide.espacenet.com of www.google.com/patents. Bij het ontwikkelen van een nieuw product zou men via deze websites een uitgebreide studie kunnen doen naar welke rechten van derden er bestaan in het gebied waar men het nieuwe product wenst te vermarkten. Ook kan men bijhouden wat voor aanvragen er ingediend worden en beoordelen of deze relevant zijn voor de producten. Dit geeft een aardig beeld, maar het is ook mogelijk een professioneel ‘third party right’-onderzoek te laten uitvoeren door een onderzoeksspecialist die weet waar hij of zij moet kijken.
De meeste landen hebben online een register waarin alle gepubliceerde aanvragen en verleende octrooien zijn geordend. In het register is ook zichtbaar of een aanvraag inmiddels verleend is, of wellicht geweigerd of teruggetrokken. Voor Europa is het register te vinden op https://register.epo.org/regviewer. Verder biedt Espacenet (www.worldwide.espacenet.com/) een breed overzicht van aanvragen en octrooien, uit de meeste landen ter wereld. Daar is ook voor veel landen informatie over de status van specifieke octrooirechten te vinden.
De aanduiding ‘patent pending’ houdt in dat de producent van het betreffende product octrooi heeft aangevraagd op een uitvinding die op één of andere wijze met het product te maken heeft. Aangezien de gemiddelde octrooiverleningsprocedure al snel een aantal jaren kan duren, en fabrikanten niet hoeven te wachten met het vermarkten van hun vinding tot na de verlening van het octrooi, kan een product voorzien worden van de aanduiding ‘patent pending’. De producent wil zo laten zien dat het octrooi innovatief is, terwijl hij nog niet daadwerkelijk in het bezit is van een verleend octrooi. De aanvraag is namelijk nog in behandeling, oftewel ‘pending’.
Dat hangt helemaal af van de afspraken die men met het andere bedrijf maakt. In principe geldt dat beide partijen rechten hebben op de uitvinding(en) die voortvloeit (voortvloeien) uit het onderzoek dat men met een ander bedrijf doet. Men kan dan gezamenlijk octrooi aanvragen. Het is van belang van te voren na te denken over hoe beide partijen omgaan met de verleningsfase, waarin de formulering van de octrooiconclusies (claims) wordt vastgelegd. Wie heeft het laatste woord over de conclusies, mocht er verschil van inzicht zijn? Hoe worden de kosten verdeeld? Het is ook mogelijk dat men gezamenlijk een onderzoekstraject doorloopt, waarbij is afgesproken welk van beide partijen welke (delen van de) IE-rechten krijgt. Ook hier geldt dat het van groot belang is van tevoren vast te leggen wie waarop recht heeft.
Ook hiervoor geldt dat verschillende landen enigszins verschillende regels hebben rond wat mag en wat niet mag.
Voor Nederland sluit Artikel 53(3) van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW1995) onderzoeksdoeleinden aan iets wat geoctrooieerd is uit van de beschermingsomvang van een octrooi; de onderzoeksvrijstelling. Wanneer iets ‘onderzoek’ is en onder deze vrijstelling valt, is vastgesteld in de rechtspraak. Zo is het doen van onderzoek niet voorbehouden aan wetenschappers, maar ook commerciële organisaties kunnen onderzoek doen. Over het algemeen geldt dat veel onderzoek, zoals onderzoek naar een nog onbekende toepassing of een verbeterde variant, onder de onderzoeksvrijstelling valt. Ook onderzoek naar de vraag of commerciële toepassing mogelijk is, valt over het algemeen onder de onderzoeksvrijstelling. Onderzoek voor het verkrijgen van een noodzakelijke marktregistratie valt meestal niet onder de onderzoeksvrijstelling. Het is aan te bevelen een specialist te raadplegen alvorens onderzoek op te starten waarvoor men denkt de onderzoeksvrijstelling nodig te hebben.
Voor België geldt dat Artikel XI.34 van het Wetboek van Economisch Recht toelicht welke bescherming niet verleend wordt door een octrooi. Lid b van dit artikel luidt: handelingen die op en/of met het voorwerp van de geoctrooieerde uitvinding worden verricht, voor wetenschappelijke doeleinden. Er mag dus onderzoek gedaan worden met een geoctrooieerde chemische stof, zolang dit research louter wetenschappelijk en dus niet voor commerciële doeleinden plaatsvindt. Dit is een specifiek voorbeeld van de bestaansreden van octrooien: de octrooihouder geniet commerciële monopolie in ruil voor het bekendmaken van zijn uitvinding. Dankzij deze bekendmaking kunnen niet-octrooihouders de kennis van die uitvinding gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden.
Voor Duitsland geldt dat als de geoctrooieerde chemische stof kan worden aangekocht, onderzoek op en met de chemische stof kan worden uitgevoerd. Het octrooirecht is dan immers uitgeput. Verder staat § 11 nr. 2 van de octrooiwet handelingen voor experimentele doeleinden toe die betrekking hebben op het onderwerp van geoctrooieerde uitvindingen. Het doel van het experiment of onderzoek is niet beperkt; zowel een wetenschappelijk als een industrieel doel kan worden nagestreefd. In ieder geval is het raadzaam om een deskundige te raadplegen alvorens het onderzoek te starten.
Octrooien kunnen verleend worden voor uitvindingen die voldoen aan de eisen voor octrooieerbaarheid, waaronder nieuwheid, inventiviteit, en (industriële) toepasbaarheid. Voor een medicijn dat aan deze eisen voldoet kan een octrooi worden aangevraagd, ook voor nieuwe toepassingen van bestaande medicijnen. Echter, als de ontdekking slechts het mechanisme is op basis waarvan een bekend medicijn werkt in een bekende toepassing, dan zal die ontdekking als zodanig niet vatbaar voor octrooi zijn. Maar als het werkingsmechanisme tot een verbeterde vorm of verbeterde toepassing leidt, bijvoorbeeld een bijzondere doseringsvorm of een werkwijze om een medicijn te maken, dan kan daarin een octrooieerbare uitvinding schuilen.
Een IE-depot wordt soms gebruikt om later te kunnen bewijzen dat men op zekere datum bezit had van de in het depot weergegeven kennis. Als men geen octrooiaanvraag wil doen, maar ook niet het risico wil lopen dat een concurrent octrooi krijgt op een gelijksoortig product of proces, dan kan men het proces of product beschrijven en deponeren bij een notaris. Mocht men dan in de toekomst geconfronteerd worden met een octrooi van een concurrent, dan kan men bewijzen dat men deze kennis ook al had. Dit kan behulpzaam zijn in een inbreukzaak, wanneer men zich beroept op een recht van voorgebruik. Een depot kan ook behulpzaam zijn wanneer men met derden iets ontwikkelt, en later wil kunnen bewijzen welke kennis men al voor de samenwerking had. Een IE-depot is geen recht, maar eerder een bewijsstuk.
Er zijn veel dingen om op te letten, met name bij licenties. Bij verkoop spreekt men de voorwaarden af, en dan moet men zorgen voor correcte overdracht. Daar kan veel bij mis gaan, maar in principe betreft het een procedurele handeling.
Bij licenties ligt het ingewikkelder: wil men het hele octrooi licentiëren, of slechts een gedeelte? Voor het hele gebied of de hele loopduur, of met een geografische dan wel tijdelijke beperking? De voorwaarden kunnen ook sterk verschillen: men kan een vast bedrag afspreken, maar ook werken met een percentage van de bereikte omzet, de hoeveelheid geproduceerde waren, en allerlei andere voorwaarden, alleen of in combinatie. Daarnaast is het van groot belang dat de afspraken goed worden vastgelegd. Het is sterk aan te bevelen hierbij een specialist in te schakelen.
In Nederland kunnen bedrijven die winst behalen met R&D-projecten, gebruikmaken van de zogeheten innovatiebox. Deze innovatiebox is in feite geen aparte box, maar een vrijstelling van 80% van de innovatiewinst. Het is van toepassing op winsten en verliezen uit zelf voortgebrachte immateriële activa die met WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, een fiscale regeling voor research & development) zijn voortgebracht. Denk hierbij aan royalty’s, licenties, winst bij verkoop van het intellectueel eigendom, maar ook: een deel van de verkoopprijs van een product of dienst waarin de innovatie is opgenomen. Grotere ondernemingen zullen behalve WBSO ook een octrooiportefeuille nodig hebben om gebruik te kunnen maken van de innovatiebox.
Wat België betreft, dat kent een aantal federale en gewestelijke steunmaatregelen met betrekking tot octrooien. Enerzijds kan voor de ontwikkeling van een uitvinding een subsidie verkregen worden. Dit kan via de KMO-portefeuille in Vlaanderen, via de cheques-entreprises in Wallonië of via de Innovation Voucher uitgereikt door Innoviris in Brussel. Deze subsidies kunnen ook al in het stadium van het aanvragen van een octrooi beschikbaar worden gesteld.
Anderzijds worden de inkomsten voortvloeiend uit een octrooi deels vrijgesteld van (winst)belasting voor een onderneming met een Belgische R&D-entiteit, waarbij het octrooi toerekenbaar is aan deze Belgische entiteit. Deze inkomsten zijn bijvoorbeeld royalty’s, licenties, winst bij verkoop van het intellectueel eigendom maar ook: een deel van de verkoopprijs van een product of dienst waarin de geoctrooieerde innovatie is opgenomen. Deze vrijstelling van belasting kan oplopen tot 85% procent van de inkomsten. De exacte berekening is vrij complex en hangt van veel factoren af, hiervoor kan men het beste een expert raadplegen.