Van ‘aanzetten’ tot octrooi-inbreuk kan sprake in de VS zijn bij levering van producten aan een bedrijf dat op zijn beurt in de VS octrooi-inbreuk maakt met die producten.
Op zich is dit vaak geen grond voor aansprakelijkheid van de leverancier wanneer het product zelf geen inbreuk maakt of het product buiten de VS geleverd wordt. Dat wordt echter anders als de leverancier aanzet tot de inbreuk: dan kan bijvoorbeeld ook levering buiten de VS tot aansprakelijkheid in de VS leiden.
In de Amerikaanse rechtspraak is beslist dat de leverancier zich tegen dergelijke claims kan verdedigen door te bewijzen dat hij niet wist van enige inbreuk of geloofde dat er geen sprake was van inbreuk. Het gerechtshof onder het hooggerechtshof had beslist dat dit ook betekende dat een geloof te goeder trouw in de ongeldigheid van het octrooi een verdediging was.
In de zaak van Commil vs Cisco heeft hooggerechtshof dit herroepen: een geloof in de ongeldigheid van het octrooi is geen verdediging tegen een beschuldiging van aanzetten tot octrooi-inbreuk. Cisco kan daarom aansprakelijk zijn wegens levering van communicatieapparatuur voor WIFI aan klanten die octrooi-inbreuk maken, ook al geloofde Cisco dat het octrooi ongeldig was.
De rol van ‘geloof’ bij octrooi-inbreuk
Het Hooggerechtshof begon met te benadrukken dat het geen verdediging tegen directe octrooi-inbreuk is dat de inbreukmaker het octrooi niet kende of niet wist dat er sprake was van inbreuk. Van directe octrooi-inbreuk door een partij is sprake bij vervaardiging, gebruik of verkoop in de VS. Onder omstandigheden kan in dat geval onbekendheid met de inbreuk hoogstens een verweer zijn tegen schadeaansprakelijkheid met terugwerkende kracht.
Dit wordt echter anders bij beschuldigingen van ‘indirecte octrooi-inbreuk’: levering van onderdelen die in wezen alleen een inbreukmakende toepassing hebben (contributory infringement) en aanzetten tot octrooi-inbreuk (inducement). In dat geval speelt de kennis van de indirecte inbreukmaker een rol. Als deze niet van het octrooi wist of, bijvoorbeeld door een verkeerde uitleg van de geclaimde beschermingsomvang, niet geloofde dat er sprake was van inbreuk, dan is dat in de VS een verdediging tegen een claim van indirecte octrooi-inbreuk. Het Hooggerechtshof heeft eerder beslist dat zo’n verdediging zelfs niet faalt als de indirecte inbreukmaker van de inbreuk had behoren te weten.
Op basis daarvan had het gerechtshof onder het hooggerechtshof geconcludeerd dat een geloof te goeder trouw dat het octrooi ongeldig was ook een verdediging was bij indirecte octrooi-inbreuk. Op een ongeldig octrooi is immers geen inbreuk mogelijk. Dit ging het Hooggerechtshof echter te ver. Partijen moeten er wettelijk van uitgaan dat octrooien geldig zijn, en als ze vinden dat dat niet zo is dan moeten ze daar bijvoorbeeld bij het US patent office een beslissing over vragen. Als ze dat, zoals Cisco, verliezen dan is het geen verdediging dat Cisco redelijke argumenten had om te geloven dat het octrooi ongeldig was.
