Door een reeks van overnames is de bekende vezelfabrikant Ten Cate in het bezit gekomen van het vroeger zeer bekende ondergoedmerk JANSEN & TILANUS.
Ten Cate gebruikte het merk eigenlijk niet meer, maar werd toch ruw in zijn bezit van dit merk verstoord door een verzoek tot doorhaling van het merk, ingediend door iemand die wel brood zag in de exploitatie van dit merk.
Een juridisch conflict volgde. Een zaak die uitwijst dat het voor de houder van een geregistreerd merk van zeer groot belang is het merk ook daadwerkelijk te gebruiken. Niet-gebruik kan leiden tot een vervallenverklaring, waarna derden met het merk – en alle daaraan verbonden ogebouwde goodwill – aan de haal kunnen gaan.
Merkrechten vervallen
De eiser had er lucht van gekregen dat het merk JANSEN & TILANUS (al in gebruik sinds 1869!) vijf jaar niet was gebruikt. Voor de Almelose rechtbank eiste hij de vervallenverklaring van de JANSEN & TILANUS-merkinschrijvingen, die dateerden van 1971 en 1979. In reactie hierop beriep Ten Cate zich op het feit dat zijn merken algemeen bekend zijn. De vezelfabrikant refereerde onder andere aan een op Wikipedia.nl geplaatst (uitgebreid) artikel over JANSEN & TILANUS. Ten Cate slaagde er echter niet in aan te tonen dat de merken nog altijd algemeen bekend zijn.
Onrechtmatige daad en auteursrecht op logo
Het geplaagde Ten Cate beriep zich ook nog op de onrechtmatigheid van de handelwijze van de eiser, omdat die zich de opgebouwde goodwill wenste toe te eigenen. Ook dit beroep was tevergeefs. Profiteren van de regeling van de vervallenverklaring uit het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom is nu eenmaal niet onrechtmatig. Ook een beroep op het auteursrecht op het JANSEN & TILANUS-beeldmerk mocht niet baten. Op zich is het goed mogelijk dat op een beeldmerk, en (hoewel zeer ongebruikelijk)zelfs een woordmerk, auteursrecht rust. Echter, wanneer deze rechtsgrond wordt ingeroepen, mag er geen sprake zijn van een oneigenlijk beroep op het auteursrecht. Onder een oneigenlijk beroep wordt bijvoorbeeld verstaan: een beroep ter behoud van merkrechten, zoals Ten Cate in het onderliggende geval toegaf. In een dergelijk geval van botsing tussen auteursrecht en merkrecht, overwint het merkrecht. Anders zou de regeling omtrent de vervallenverklaring volgens de rechtbank "een dode letter" worden. Aldus oordeelde de rechtbank dat de woord- en beeldmerken JANSEN & TILANUS wegens niet-gebruik ongeldig waren en als gevolg hiervan dienden te worden doorgehaald in het Benelux-merkenregister.
Kortom, gebruik uw merk! Oplettende derden kunnen er namelijk met de door u opgebouwde goodwill vandoor gaan. Geen plannen om het merk in de toekomst te gebruiken? Wellicht kunt u er dan alsnog aan verdienen door uw merk te verkopen.