Het Hooggerechtshof in de VS heeft bepaald dat octrooihouders bij inbreuk op een geldig octrooi niet altijd automatisch recht hebben op een inbreukverbod.
Deze uitspraak houdt verband met de zorg over zogenaamde “octrooitrollen” (patent trolls).
In sprookjes verbergen trollen zich onder bruggen en komen ze tevoorschijn om geld af te persen van nietsvermoedende passanten. In octrooiland wordt de term wel gebruikt voor een octrooihouder die geen eigen product beschermt, maar een octrooi slechts gebruikt om royalty”s te incasseren van bedrijven over producten die toevallig onder de reikwijdte van het octrooi vallen. Zo”n octrooihouder wordt een trol als hij onredelijk hoge royalty”s vraagt onder dreiging van een verbod op een product waar het aangesproken bedrijf moeilijk mee kan stoppen.
Recht op verbod
In de zaak Mercexchange vs. eBay had de Rechtbank in eerste instantie een verbod geweigerd. Octrooihouder Mercexchange bracht zelf geen producten op de markt en had derhalve uitsluitend belang bij royalty”s. In beroep werd daarentegen beslist dat de Amerikaanse octrooiwet de octrooihouder onvoorwaardelijk recht geeft op een inbreukverbod door de rechter. De wet noemt een octrooi immers een recht om uit te sluiten.
Redelijkheid en billijkheid
Het Hooggerechtshof herzag het beroep. Volgens het Hooggerechtshof zijn een recht op een verbod door de rechter en een recht om uit te sluiten, twee verschillende dingen. Alvorens een verbod uit te spreken moet de rechter eerst afwegen of zo”n verbod redelijk en billijk is. Daarbij moet de rechter kijken naar een aantal factoren: Lijdt de octrooihouder onherstelbare schade, is een schadevergoeding niet afdoende en zijn de lasten van een verbod niet onevenredig zwaar in vergelijking met het nadeel van géén verbod? En lijdt het algemeen belang niet onder een verbod?
Financiële compensatie
Als gevolg van de uitspraak van het Hooggerechtshof kan de rechter nu bij octrooi-inbreuk onder omstandigheden volstaan met het opleggen van een financiële compensatie zonder een verbod op toepassing van de uitvinding. Enkele rechters waarschuwden echter dat in de meeste gevallen, ook na deze uitspraak, een verbod de aangewezen oplossing zal zijn.