La marque de chaussures allemande Birkenstock est surtout connue pour ses sandales dotées d’une semelle intérieure unique, qui épouse le pied. La société a fait enregistrer l’image du motif de la semelle de ses chaussures en tant que marque figurative Benelux. En revanche, une tentative d’enregistrement de cette marque en tant que marque européenne a essuyé un refus. En outre, son concurrent Footsie a fait déclarer invalide une partie de la marque Benelux.
Birkenstock produit et commercialise des chaussures. Depuis le 27 juin 2012, l’entreprise est titulaire de la marque Benelux présentée ci-dessous : une image carrée représentant des formes et des lignes simples répétées. Birkenstock utilise les formes pour les semelles de ses produits.
Un motif de surface, pas une marque
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a refusé la demande de Birkenstock. L’EUIPO a considéré que la marque figurative n’avait aucun caractère distinctif et n’était qu’une représentation d’un motif de surface. Après que le concurrent Footsie a entamé une procédure d’invalidité, la marque Benelux a également été déclarée partiellement invalide pour ces mêmes raisons. Birkenstock a alors fait appel de cette décision.
La Cour estime également que la marque figurative Birkenstock doit être considérée comme un motif de surface. L’utilisation d’un motif de surface avec des formes et des lignes simples est courante pour les (parties et accessoires de) chaussures. De plus, le carré représenté n’est qu’une découpe d’un motif répétitif qui peut être utilisé à l’infini dans les quatre directions. Il ne peut donc pas être perçu comme une marque par le public.
La fonction d’origine est essentielle pour la stratégie de dépôt de la marque
La fonction la plus importante d’une marque est sa fonction d’origine. En d’autres termes, un consommateur doit être en mesure de distinguer les biens ou services d’un producteur de ceux des autres producteurs. On parle alors de caractère distinctif.
L’exigence du caractère distinctif s’applique en principe à tous les types de marques et est évaluée de la même manière pour tous. Toutefois, pour certains types de marques (par exemple pour les formes et les couleurs), il est moins facile pour le public de les reconnaître en tant que telles que des signes, comme des mots ou des logos. La marque figurative Birkenstock consiste en l’apparence du (une partie du) produit. Pour avoir un caractère distinctif, le signe doit s’écarter de façon significative de la norme ou de la pratique courante dans le secteur concerné, ce qui ne s’est pas avéré être le cas pour Birkenstock.
Marque de motif vs marque de position
Le seuil de protection des marques est donc élevé pour les marques dont la fonction d’origine n’est pas évidente, mais l’exigence d’un écart significatif par rapport à la norme ne s’applique pas toujours. Cela s’applique, par exemple, aux marques dites de position. Une marque de position décrit la combinaison de l’image et de sa position sur le produit. En pratique, cela signifie que la demande de marque montre le contour du signe et l’endroit où la marque sera placée sur le produit au moyen de lignes pointillées. Si Birkenstock avait déposé la demande de marque en tant que marque de position, elle aurait pu contourner l’exigence d’écart significatif et il y aurait probablement eu un caractère distinctif.
Les verdicts :
La Cour d’appel de La Haye a rendu le jugement suivant fin 2021 :
« Le consommateur moyen n’a pas l’habitude de déduire l’origine des marchandises à partir de la forme (de l’apparence) de l’emballage de ces marchandises. […] Par conséquent, une marque consistant en l’apparence du (d’une partie du) produit lui-même ne peut être distinctive que si elle s’écarte de façon significative de la norme ou de ce qui est habituel dans le secteur concerné. Ce n’est que dans ces conditions qu’une telle marque peut remplir la fonction essentielle d’indication de l’origine. »
Et la Cour de poursuivre :
« La marque Birkenstock consiste en une représentation graphique de lignes ondulées horizontales et verticales répétitives qui ont la même forme et se croisent de manière à créer un motif régulier et répétitif. La marque est de forme carrée, mais il n’y a pas de cadre ou de contour. En partie pour cette raison, le carré représenté donne l’impression de n’être qu’une découpe d’un motif répétitif qui peut être poursuivi à l’infini dans les quatre directions du carré et peut donc être appliqué sur une surface, ce qui le rend particulièrement adapté à une utilisation en tant que motif de surface. »
Elle renvoie ensuite à un argument du Tribunal :
« Une marque qui présente les caractéristiques typiques d’un motif de surface en raison de la séquence répétitive de ses éléments, qui est donc particulièrement adaptée pour être utilisée comme motif de surface, et qui est probablement utilisée comme motif de surface. Une telle marque ne peut être considérée comme n’étant pas un motif de surface pour les produits pour lesquels elle est enregistrée que si l’utilisation d’un motif de surface n’est pas probable compte tenu de la nature des produits en question. »
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