Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Versoepeling regels voor overdracht recht van voorrang

Het recht van voorrang (prioriteit) vormt de basis van internationale octrooibescherming, waardoor de aanvrager de oorspronkelijke octrooiaanvraag binnen een jaar in het buitenland kan voortzetten met behoud van de oorspronkelijke indieningsdatum. In de afgelopen jaren is een toenemend aantal octrooien herroepen in oppositieprocedures bij het Europees Octrooibureau (EOB) vanwege een ongeldige overdracht van het recht van voorrang.

Het verlies van waardevolle octrooirechten door een formaliteit overkwam Alexion Pharmaceuticals, Inc., wat hen ertoe aanzette om bij de Grote Kamer van Beroep van het EOB te informeren hoe strikt deze formele regels moeten worden toegepast. In haar langverwachte beslissing van 10 oktober van dit jaar stelde de Grote Kamer dat het recht op voorrang met minimale formaliteiten kan worden overgedragen en dat de octrooiaanvrager die zich op voorrang beroept daar in principe recht op heeft.

Verdrag van Parijs

Het Unieverdrag van Parijs van 1883 bepaalt dat een octrooiaanvrager of zijn rechtsopvolger gedurende een jaar aanspraak houdt op het recht van voorrang. Dankzij deze bepaling konden uitvinders, in een tijdperk van trage postdiensten, hun uitvindingen internationaal indienen bij lokale octrooibureaus in een groot aantal landen. Een tussentijdse publicatie van de uitvinding binnen het prioriteitsjaar schaadt de latere octrooiaanvraag niet, aangezien deze de oorspronkelijke indieningsdatum behoudt door het prioriteitsrecht in te roepen.

De beslissing van de Grote Kamer 

Na een grote groep belanghebbenden te hebben gehoord, oordeelde de Grote Kamer dat het EOB zelf bevoegd is om te beslissen of een aanvrager van een Europees octrooi aanspraak kan maken op het prioriteitsrecht. De basis hiervoor is te vinden in het Europees Octrooiverdrag (EOV), dat als autonome ‘wet’ fungeert. Dit betekent dat in procedures voor het EOB niet hoeft te worden teruggegrepen naar de nationale rechtbanken van de 39 verdragsluitende staten. Dit vereenvoudigt de octrooiverleningsprocedure en vergroot de rechtszekerheid.

Bovendien heeft de Grote Kamer vastgesteld dat de formele procedure voor het inroepen van voorrang voldoende waarborgen biedt om te beoordelen of iemand die deze formaliteiten met succes afrondt, recht heeft op voorrang. Om een beroep te kunnen doen op voorrang, moet men zowel een kopie van de niet-gepubliceerde octrooiaanvraag als een gewaarmerkt afschrift van het octrooibureau van eerste indiening overleggen. Dit kan alleen met toestemming en medewerking van de oorspronkelijke aanvrager die het over te dragen prioriteitsrecht bezit.

Tot slot heeft de Grote Kamer vastgesteld dat de formaliteiten die vereist zijn voor een geldige overdracht van prioriteitsrechten niet strenger kunnen zijn dan de meest milde eis binnen de verdragsstaten van het EOV. Aangezien in Duitsland een impliciete overeenkomst (de zogeheten ‘konkludente Einigung’) voldoende is voor een geldige overdracht, oordeelde de Grote Kamer dat er geen schriftelijke of ondertekende overeenkomst nodig is. Dit maakt het prioriteitsrecht in de praktijk een bijkomend recht dat nauw aansluit bij de overdracht van de octrooiaanvraag zelf.

Een bijdrage van

Portretfoto van Hans Bottema

Hans Bottema

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner

Bekijk ook deze experts

Bernard Ledeboer

Bernard Ledeboer

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde
  • Registered European Patent Litigator
  • Partner
Jasper Groot Koerkamp

Jasper Groot Koerkamp

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Meer experts