Het nieuwe Unitair octrooi en de daarbij horende rechtbank (UPC) zullen vermoedelijk begin 2017 een feit zijn. De nieuwe regels hebben ook gevolgen bestaande en nieuwe licentieovereenkomsten. Hieronder de belangrijkste veranderingen.
De keuze voor een Unitair octrooi heeft gevolgen voor het toepasselijk recht, de verlenings- en inbreukprocedures en de kosten. Het Unitair octrooi zal bijvoorbeeld onderworpen zijn aan het UPC, terwijl zaken over een Europees octrooi vooralsnog voor een nationale rechtbank worden gebracht. De eigenaar van het recht is de partij die de keuze maakt, tenzij daar in de licentieovereenkomst een andere afspraak over is gemaakt.
Inbreukacties
Volgens artikel 47 lid 2 UPCA (Unified Patent Court Agreement), het verdrag dat de oprichting en werking van het UPC regelt, heeft de exclusieve licentiehouder van een Europees octrooi of een Unitair octrooi het recht om zelfstandig inbreukacties te starten voor het UPC, tenzij de licentieovereenkomst dit blokkeert. Omgekeerd mag een niet-exclusieve licentiehouder in principe geen inbreukactie starten voor het UPC, tenzij de licentieovereenkomst hem dat recht juist verleent. Partijen doen er dus verstandig aan hun licentieovereenkomsten na te lezen en aan te passen waar het de procesbevoegdheid van de licentienemer betreft. De eigenaar van het octrooi kan zich overigens altijd voegen in een procedure die is gestart door een licentienemer. Het kan zijn dat partijen dat willen uitsluiten, ook dat moet dan in de licentieovereenkomst gebeuren.
Opt-out
In licentieovereenkomsten moet ook aandacht worden besteed aan het recht van de eigenaar of de eigenaren om een verzoek te doen voor een zogenaamde opt-out. Het gevolg van zo’n opt-out is dat procedures met betrekking tot bestaande Europese octrooien niet door het UPC behandeld kunnen worden, maar dat alleen de nationale gerechten bevoegd zijn. Een opt-out geldt voor de levensduur van het octrooi maar kan weer worden ingetrokken (artikel 83 lid 4 UPCA). Als de eigenaar van het recht om een opt-out verzoekt, kan de exclusieve licentienemer niet langer zelfstandig procederen.
Recht van toepassing
Wat betreft het recht dat van toepassing is op de licentieovereenkomst kunnen partijen ook onder unitair regime zelf een rechtskeuze maken. Echter, de rechtsgeldigheid van de licentie, de juridische effecten van de licentie en de vraag of de licentie blijft bestaan als het octrooi wordt overgedragen, worden bepaald volgens het recht dat van toepassing is op het octrooi. Dat is het recht van de verdragsstaat waar de aanvrager van het octrooi gevestigd is, of zijn hoofdvestiging heeft op de datum waarop de Europese aanvraag wordt ingediend en anders is Duits recht van toepassing. Er moet dan ook worden nagekeken of er geen ander recht van invloed is op de licentie en wat de implicaties hiervan zijn. In een notendop: de nieuwe UPC-regels vereisen dat licentieovereenkomsten goed worden nagelezen!
Voor de actuele status van het unitair octrooi en het UPC wordt u verwezen naar het dossier.
