Im Prüfungsverfahren einer Patentanmeldung in den Vereinigten Staaten wird geprüft, ob die in den Patentansprüchen angeführten Themen patentierbar sind. Nicht patentierbar sind abstrakte Ideen (wie mathematische Algorithmen), Naturgesetze und Naturerscheinungen. Auf Basis der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten (Supreme Court) und des Bundesgerichts wurde vor einigen Jahren vom amerikanischen Patentamt (USPTO) ein Test zur Prüfung der Patentierbarkeit entwickelt. Neue Richtlinien für den Test, die am 7. Januar 2019 veröffentlicht wurden, lockern das System möglicherweise. Patentanwältin Marijke Westra befasste sich mit den neu eröffneten Möglichkeiten.
Welchen Hintergrund hatte die damalige Rechtsprechung in den Vereinigten Staaten?
Häufig basieren wissenschaftliche und technologische Forschungen auf abstrakten Ideen, Naturgesetzen und -erscheinungen. Patente auf solche Erfindungen würden Innovationen eher hemmen als fördern. Marijke Westra erklärt: „Dieser Gedanke wurde in den Vereinigten Staaten strenger umgesetzt als in Europa und hatte zur Folge, dass viele Patentanmeldungen abgelehnt wurden. Dabei geht es zum Beispiel um diagnostische Arbeitsweisen und IT-Erfindungen.“
Welche Rolle spielen die Richtlinien und was beinhalten die Erneuerungen?
Mit den neuen Richtlinien beabsichtigt das USPTO, den Erfindern gewisse Unsicherheiten zu nehmen. Sie sollen die Berechenbarkeit und Konsistenz in der Patenterteilung erhöhen. Die Testfragen für die Patentprüfer wurden im Zuge dessen ebenfalls angepasst. In der alten Version lautete die erste Frage: “Bezieht sich die Anmeldung auf eine der oben genannten Ausnahmen?“ Wenn ja, so erfolgte eine Ablehnung, außer die Anmeldung beinhaltete ferner nicht naturgegebene Aspekte. In den neuen Richtlinien wurde diese Testfrage um die Frage erweitert, ob die Erfindung in einer praktischen Anwendung integriert wurde. Wenn ja, so kommt die Erfindung für eine Patentierung in Betracht.
Bieten die neuen Richtlinien neue Chancen?
Erwartet wird, dass die Anzahl an Ablehnungen aufgrund der Neuerungen abnehmen wird. Doch wie groß der Effekt sein wird, ist schwer vorherzusagen. Marijke Westra erläutert: “Vieles bleibt ungeklärt. So enthalten die Richtlinien keine Definition einer praktischen Anwendung. Außerdem ist die Vermutung, dass von den Prüfern die praktische Anwendung nur begrenzt beachtet wird. Dieses Thema wird in jedem Fall zu Diskussionen führen. Noch eine Randbemerkung: Die Richtlinien sind zwar für die Prüfer des USPTO verbindlich, nicht aber für einen Richter, der bei Streitigkeiten über die Gültigkeit eines erteilten Patentes entscheiden muss.
Wie könnte eine Patentprüfung in Zukunft ablaufen – haben Sie ein Beispiel einer neuen potenziellen Patentierungsmöglichkeit?
Westra antwortet: “Ein Beispiel von praktischen Anwendungen, die gemäß den neuen Richtlinien patentierbar sind, bilden medizinische Behandlungs- und Präventionsmethoden. Ein weiteres Beispiel sind Verbesserungen der Funktionalität eines Computers.“
Wie schätzen Sie die Situation ein?
“Die Vorstellung, dass in den Vereinigten Staaten wenig möglich ist, stimmt so nicht“, führt sie fort, „und wird mit diesen Richtlinien möglicherweise noch etwas geändert. Selbstverständlich besprechen wir dieses Thema gern mit unseren Mandanten. In einem Gespräch können wir anhand der Richtlinien besser einschätzen, ob eine Erfindung oder ein Teil davon in den Vereinigten Staaten patentierbar ist. Ob das der Fall ist, wird eng mit der Formulierung der Patentanmeldung zusammenhängen.“
